202008.21

La perpétuation de la contrefaçon par des tiers au litige : arrêt de la CJUE

Le cabinet d’avocats allemand MBK Rechtsanwälte est titulaire d’une marque éponyme, enregistrée pour les services juridiques. mk advokaten est également un cabinet d’avocats allemand qui, initialement, exerçait ses activités sous les noms « mbk rechtsanwälte » (pour l’Allemagne) et « mbk advokaten » (pour les Pays-Bas). « Initialement » car à la suite d’une action en contrefaçon intentée par le premier, le second a été contraint de changer de nom. En effet, par jugement du 17 octobre 2016, le Landgericht Düsseldorf a fait interdiction à mk advokaten d’utiliser, dans la vie des affaires, l’acronyme « mbk » pour les services juridiques. Le défendeur s’est conformé à cette obligation en abandonnant « mbk rechtsanwälte » et « mbk advokaten » au profit de « mk advokaten ». Cependant, des sites tiers continuaient de faire référence à « mbk rechtsanwälte » et « mbk advokaten ».

Les circonstances appellent à faire une distinction entre deux situations : la publicité sollicitée et la publicité non sollicitée. Premièrement, si la publicité est sollicitée par celui qui en bénéficie (l’annonceur), il appartient à ce dernier d’agir pour y mettre fin et, par la même occasion, éteindre le foyer de contrefaçon qu’il a lui-même allumé. S’agissant de cette première hypothèse, il n’y a pas lieu à discussion. Secondement, si la publicité n’a pas été sollicitée par celui qui en bénéficie, deux opinions opposées sont envisageables. La première, défendue par le cabinet MBK Rechtsanwälte et retenue par la jurisprudence allemande, repose sur une théorie connue depuis la nuit des temps : à qui profite le crime ? Autrement dit, il s’agit d’asseoir l’obligation de faire cesser la contrefaçon sur celui qui en bénéficie : 

« 13. (…) il résulte d’une jurisprudence allemande bien établie que, lorsqu’une publicité mise en ligne sur un site internet porte atteinte aux droits d’autrui, celui qui a ordonné cette publicité doit non seulement faire en sorte qu’elle soit supprimée de ce site internet, mais également vérifier, à l’aide des moteurs de recherche habituels, que les exploitants d’autres sites Web n’ont pas reproduit cette publicité et, si tel est le cas, tentent sérieusement de faire supprimer les références ultérieures.

14. (…) cette jurisprudence se fonde sur la considération que tout affichage de la publicité profite à la personne dont les produits ou services sont ainsi promus. Il appartient par conséquent à cette personne de prendre, en cas de violation des droits d’autrui, les démarches nécessaires pour que toutes les occurrences de l’annonce concernée apparaissant sur Internet soient supprimées ».

La seconde opinion, défendue par le cabinet « mbk advokaten », consiste à soutenir l’idée selon laquelle celui qui profite de la publicité n’a joué aucun rôle actif dans la contrefaçon ou la perpétuation de la contrefaçon. Autrement dit, il n’est pas à l’origine de la référence litigieuse ; il n’en est pas l’annonceur. Par conséquent, il ne lui appartient pas d’identifier et de faire cesser de telles contrefaçons.

D’où la question préjudicielle posée à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) :

l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95 doit-il être interprété en ce sens qu’une personne exerçant une activité commerciale qui a fait en sorte qu’une publicité portant atteinte à la marque d’une autre personne soit placée sur un site Internet utilise un signe identique avec cette marque lorsque les exploitants d’autres sites Web reproduisent cette publicité en la mettant en ligne sur d’autres sites Web ?

La CJUE a rappelé sa jurisprudence :

No.Jurisprudence
Pt. 19« le fait d’offrir à la vente des produits ou des services sous un signe identique ou similaire à une marque d’autrui et de faire de la publicité pour ces produits ou ces services sous ce signe, constitue un "usage" de ce dernier » (CJUE, gr. ch., 23 mars 2010, Google France et Google, C 236/08 à C 238/08 (points 45 et 61)).
Pt. 20« Il est, par ailleurs, de jurisprudence bien établie qu’il existe un tel usage du signe identique ou similaire à la marque d’autrui lorsque ce signe, sélectionné par un annonceur en tant que mot-clé dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, est le moyen qu’il utilise pour provoquer l’affichage de son annonce, même lorsque ledit signe n’apparaît pas dans l’annonce même » (CJUE, 22 sept. 2011, 1re ch., Interflora et Interflora British Unit, C 323/09, points 30 et 31).
Pt. 21« lorsqu’une personne opérant dans la vie des affaires commande auprès de l’exploitant d’un site Internet de référencement la publication d’une annonce dont l’affichage contient ou est provoqué par un signe identique ou similaire à une marque d’autrui, cette personne doit être considérée comme faisant usage de ce signe, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95 » (CJUE, 2e ch., 3 mars 2016, Daimler, C 179/15 (points 29 et 30)).
Pt. 22« Ne sauraient en revanche, sous l’angle de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95, être imputés à ladite personne des actes autonomes d’autres opérateurs économiques, tels que ceux d’exploitants de sites Internet de référencement avec lesquels elle n’entretient aucune relation directe ou indirecte et qui agissent non pas sur sa commande et pour son compte, mais de leur propre initiative et en leur propre nom » (CJUE, 2e ch., 3 mars 2016, Daimler, C 179/15 (points. 36 et 37)).
Pt. 23« les termes « faire usage » figurant à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95 impliquent un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage. Tel n’est pas le cas si cet acte est effectué par un opérateur indépendant sans le consentement de l’annonceur » (CJUE, 2e ch., 3 mars 2016, Daimler, C 179/15 (point 39)).
Pt. 24« Cette disposition ne saurait dès lors être interprétée en ce sens qu’une personne peut, indépendamment de son comportement, être considérée comme étant l’auteur de l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque d’autrui au seul motif que cet usage est susceptible de lui procurer un avantage économique » (CJUE, 2e ch., 3 mars 2016, Daimler, C 179/15 (point 42)).

Pour la CJUE, il convient d’examiner le comportement de mk advokaten et les éventuelles relations directes ou indirectes qu’il a entretenu avec les exploitants des sites Internet en question (point 25) :

« En l’absence d’un tel comportement, il y a lieu de conclure que MBK Rechtsanwälte n’est pas fondée, au titre des droits exclusifs prévus à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95, à introduire une action contre mk advokaten au motif que l’annonce était publiée en ligne sur des sites Web autres que l’annuaire » dans lequel mk advokaten avait sollicité une annonce (point 25).

Autrement dit :

« L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95 / CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques doit être interprété en ce sens qu’une personne agissant dans la vie des affaires qui a fait en sorte qu’une publicité portant atteinte à la marque d’une autre personne soit placée sur un site Web n’utilise pas un signe identique à cette marque lorsque les exploitants d’autres sites Web reproduisent cette publicité en la mettant en ligne, de leur propre initiative et en leur propre nom, sur d’autres sites Web ».

Concrètement, la solution retenue revient à imposer la charge de la détection et de la suppression des contrefaçons au propriétaire de la marque, en l’occurrence, le cabinet MBK Rechtsanwälte.

Les faits de l’espèce appellent une remarque : la situation à laquelle les parties ont été confrontées n’a rien de singulier, et ce pour deux raisons. Premièrement, la marque en cause est une marque acronyme. Or ces marques sont plus souvent sujettes à la contrefaçon. Elles doivent également subir une concurrence, souvent loyale, sur le terrain des noms de domaine (« Marques et noms de domaine : le supplice des marques acronymes », iptwins.com, 14 avril 2019). Secondement, les sites tiers produisant de l’information spécialisée (par exemple, relative aux avocats) prolifèrent depuis plusieurs années. Ces derniers, intermédiaires pour la mise en relation entre avocats et clients, annuaires et autres classements, comportent autant d’avantages que de risques pour les cabinets d’avocats qui, dès lors, peuvent être contraints de déployer des efforts pour conserver une réputation avantageuse.


Source : CJUE, 10e ch., 2 juillet 2020, C‑684/19 (curia.europa.eu)

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