201904.14

Marques et noms de domaine : le supplice des marques acronymes

À l’issue de la procédure OMPI D2019-0263, le panéliste a rejeté la demande du Groupement des cartes bancaires qui visait à obtenir le transfert du nom de domaine cb.markets (WIPO, D2019-0263, Groupement des cartes bancaires v. Domain Administrator, Coinbase, Inc., April 2, 2019, rejet).

C’est essentiellement sur le terrain du critère relatif au droit ou à l’intérêt légitime du défendeur que l’affaire s’est jouée. Le panéliste a retenu que, “[c]ontrairement aux affirmations de la plaignante, CB ne désigne pas uniquement les services de la plaignante, car il peut s’agir d’un acronyme renvoyant à de nombreux noms ou activités différents“. Il a également observé que la société du défendeur, à savoir Coinbase, se faisait appeler “CB”, preuves à l’appui.

L’argumentation visant à démontrer la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine a été balayée. Selon le demandeur, la mauvaise foi était caractérisée par le fait que le nom de domaine apparaissait “à vendre”. Le défendeur a rétorqué par l’argument suivant :

Le défendeur subodore [que le demandeur] se fonde sur la notification figurant en haut des résultats de recherche WhoIs fournis par DomainTools (…). Cette notification indique : ‘Cb.markets est à vendre! Ce domaine est mis en vente sur l’un de nos sites partenaires. Rendez-vous chez notre partenaire pour acheter Cb.markets‘”.

Le panéliste a poursuivi en ces termes :

“Le défendeur n’a pas autorisé DomainTools à inclure une telle notification. En effet, (…) certains fournisseurs de services, y compris DomainTools, incluent systématiquement de telles notifications dans leurs rapports WhoIs sans aucune autorisation du détenteur du nom de domaine.

En l’espèce, le défendeur utilise un bureau d’enregistrement et un fournisseur de services différents de DomainTools. Comme il n’existe pas de relation entre le défendeur et DomainTools, le défendeur n’est donc pas en mesure de contrôler la conduite de DomainTools et ne devrait donc pas se voir attribuer la conduite de DomainTools“.

Le panélite en a conclu que la preuve du cybersquatting n’était pas apportée et, en conséquence, la demande de transfert a été rejetée.

Le défendeur, qui avait eu l’intelligence de se faire représenter, n’a pas manqué de soulever la mauvaise foi du demandeur. L’objectif est d’obtenir du panéliste qu’il reconnaisse que la procédure a été initiée de manière abusive. Dans le jargon des procédures extrajudiciaires relatives aux noms de domaine, on nomme cette pratique par l’expression “reverse domain name hijacking” ou “RDNH”. Cette démarche n’est pas aussi inutile qu’on le laisse parfois entendre. En effet, la reconnaissance du caractère abusif de la procédure pourrait permettre au défendeur d’obtenir, devant un juge étatique, le remboursement des honoraires payés au défenseur, voire des dommages-intérêts.

Similairement, dans la récente décision OMPI D2018-2422, le panéliste a rejeté la demande visant au transfert du nom de domaine scc.com pour le motif suivant, semble-t-il déterminant :

En outre, le nom de domaine contesté est composé de trois lettres. Ces lettres peuvent constituer l’acronyme de nombreuses entités et choses différentes. Wikipedia, par exemple, répertorie Seoul Semiconductor Company, le centre de superordinateurs de Shanghai, le centre de services Shard, SSC North America (un constructeur automobile), des consultants en systèmes spécialisés, la Swedish Space Corporation, le pipeline de gaz Southern Star Central, de nombreux établissements d’enseignement et de nombreux autres termes dans les domaines de la technologie, des sciences de la vie, des sciences physiques, de l’informatique et des sports, parmi beaucoup d’autres” (WIPO D2018-2422, Service Spring Corp. v. hao wang, December 17, 2018, rejet).

La jurisprudence extrajudiciaire portant sur des acronymes est abondante. Elle s’enrichit désormais des cas relatifs aux nouveaux gTLDs.

Pour les propriétaires de marques reposant sur un acronyme, l’une des règles d’or de la stratégie de gestion de portefeuilles de noms de domaine consiste à réserver autant que le budget le permet selon une liste de priorités prédéfinie et tenant compte de l’ensemble des nouveaux gTLDs. Cette stratégie doit être suivie d’autant plus scrupuleusement que l’acronyme est court car il s’agit intrinsèquement d’une marque faible. En effet, plus l’acronyme est court, moins il est distinctif, ce qui donne aux tiers la possibilité de se défendre plus facilement dans le cadre d’une procédure juridictionnelle. En conséquence, le titulaire d’une marque reposant sur un acronyme court n’a bien souvent d’autre choix que celui de proposer une transaction consistant dans le rachat du ou des noms de domaine. D’un point de vue strictement financier, l’opération n’est jamais bénéfique, en ce sens que le coût est nécessairement supérieur aux frais d’enregistrement et de maintenance du ou des nom de domaine(s). L’opération est encore moins bénéfique dans le cas où elle intervient après une procédure juridictionnelle. En effet, le titulaire du nom de domaine (qui n’est pas nécessairement un cybersquatteur), d’une part, n’a plus rien à perdre (sa position est même renforcée par une décision juridictionnelle) et, d’autre part, il est parfaitement conscient de l’importance que le nom de domaine revêt pour le titulaire de la marque acronyme. En conséquence, le coût de la transaction risque de s’envoler.

À propos d'IP Twins

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IP Twins offre aussi des services de surveillance et de lutte contre la contrefaçon et le cybersquatting. Nous représentons les titulaires de marques dans les procédures UDRP. Notre logiciel de surveillance Detective identifie les contrefaçons en ligne. Nous collectons les preuves et pouvons procéder à la suppression des listes sur des centaines de plateformes de marché, de réseaux sociaux et sur le web en général.

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