202002.21

此”無印”非彼”无印”,從無印之爭分析品牌跨境的商標風險

(本文授權轉載自 博盛智權管理顧問有限公司 智慧財產權法律顧問 詹豐隆/詹詹,原文刊登於Facebook智由博集—專注於挖掘科技法律人與事的媒體)

MUJI無印良品在大家心中有著「平實、簡單、實用」的形象,一如日本流行的極簡風格,深受許多人的喜愛。然而我們卻不曾想到,無印良品在中國竟捲入一場商標的正宮與小三之爭,因為晚了一步註冊,無印良品的毛織類產品在中國竟無法使用「無印良品」此一商標。

這究竟是發生了什麼事呢? 讓我們繼續看下去……


前情提要:

其實早在2001年起,北京棉田紡織品有限公司(以下簡稱棉田公司)與株式會社良品計畫(以下簡稱良品計畫)之間就已產生許多爭端:

製表:Fina(點擊圖片放大)

兩公司之爭端起源於2000年海南南華實業貿易公司以「无印良品」註冊第24類商標,並於2004年轉讓與棉田公司。

由下圖可見,良品計畫早在1999年以「无印良品」及「无印良品;MUJI」註冊了多項商標,唯獨沒有註冊第24類商標

良品計畫亦有向中國商標評審委員會及法院,分別提出異議與行政訴訟(行政判決書),然而都裁定無須註銷被異議之商標。

截圖自:中國商標網(點擊圖片放大)

於2014年及2015年,棉田公司開始取證,並向法院提起良品計畫之侵權之訴,也就是在這次訴訟中,良品計畫被判侵權且不得再於第24類產品中使用「无印良品」此一商標。


案件敘述:

原告 被告
    公司名稱
  1. 北京棉田纺织品有限公司
  2. 北京无印良品投资有限公司
    (取得棉田公司授權)
  1. 株式會社良品計畫
  2. 无印良品(上海)商业有限公司
    (良品計畫於中國之分公司)
        商標

(一)、涉案商標:

■ 第7494239號商標核定使用在第24類“織物、印花絲織品、印花棉布、家用亚麻布、絲绸(布料)、纺織品餐巾、纺織品手帕、床罩、床墊遮蓋物、鴨絨被、褥墊套、蚊帳、床上用覆蓋物、睡袋(被子替代物)、床上用毯、被絮、褥子、棉毯、毛毯、絲毯、定做的马桶蓋罩(纖維)”商品上,注冊有效期限自2011年7月21日至2021年7月20日。商標注冊人为棉田公司。
■ 涉案商標第1561046號“无印良品”商標於2001年4月28日被核准注冊,核定使用在第24類“棉織品、毛巾、毛巾被、浴巾、枕巾、地巾、床單、枕套、被子、被罩、蓋墊、坐墊罩”商品上,有效期限至2021年4月27日。商標注冊人為海南南华实业贸易公司。2004年7月21日,該商標經核准轉讓至棉田公司。

(二)、判決結果:

  1. 「侵害商標」成立,被告應立即停止侵害行為
  2. 賠償原告「經濟損失」人民幣五十萬元,「合理支出」人民幣十二萬六千四百七十六元,共計人民幣六十二萬六千四百七十六元。
  3. 消除影響(公開道歉)
    被告株式會社良品計畫、无印良品(上海)商业有限公司在天猫“无印良品MUJI官方旗舰店”(muji.tmall.com)和中國大陸的實體門店發表為期三十天的聲明,消除侵權影響(聲明内容需經法院審核)。
    (註一:中华人民共和国北京知识产权法院民事判决书(2015)京知民初字第763号)

(三)、法院的看法:

  1. 構成混淆誤認
    本案中,被控侵權商品上使用的“無印良品”“MUJI無印良品”“无印良品MUJI”與原告的涉案商標“无印良品”相比,僅存在“无”和“無”的差異以及有無“MUJI”的差異,構成相同或者近似商標,二者同時使用在浴巾、面巾等同一種或類似商品上,容易導致相關公眾對商品来源產生誤認。
  2. 知名度是否得為侵權的抗辯理由?
    被告的“MUJI”品牌是否具有知名度,不能成為其在同一種或類似商品上使用與原告注冊商標相同或近似商標的理由,在原告合法持有涉案商標的情况下,此不能成為合理抗辯事由。

分析:

  1. 商標申請採先「申請主義」:
    先提出商標申請的人,在客觀條件下已經取得先機,雖然原品牌的擁有者可以透過行政或司法的程序,主張「使用在先」、或「他人惡意搶註」為由嚐試要回已被他人註冊的商標,但通常時間與成本要比當時提出申請時高上數十倍、甚至百倍,而且在「跨境追討」的情況下,其變數更大,要不回的可能性極高。
  2. 無法以知名度直接取得商標優先權:
    以主張自己品牌是「知名商標」為由,並無法直接取得「商標申請及註冊」的優先權,且所謂「知名」有其客觀認定的基礎(例如:銷售量、廣告放送量等),在很多國家知名、或僅是在自己國家知名,是否能在「跨境」申請商標、爭取商標或商標爭議時被認定為「知名」?都是一個非常大的不可控變素。
  3. 「商標權」採「屬地主義」:
    在未取得註冊先機的情況下,一旦商標被他人註冊,那麼原品牌在進入該國時,就會非常的被動,甚至反而可能淪為「被告」。

結論:

  1. 「品牌」如果有跨境的計畫,商標的跨境佈局一定要盡早,這個佈局包含了考量­ 「國家」、「申請時間規劃」、「類別選擇」、「指定商品項或服務項」。
  2. 區域性的知名,不代表在全世界都知名,「商標申請規劃」不能僅將這個當成基礎,況且,越知名的品牌,在他國被搶註的可能性越高,商標申請的規劃更應該盡早執行。
  3. 在品牌跨境前,如果已預先與當地廠商有任何開始洽談的過程,盡可能保留有完全的接洽記錄,萬一有被「搶註商標」的情況,才能有機會在「證據」較為完整的情況下取回商標權。

如果連「無印良品」都踢了鐵板,那你呢?

以上提供給大家做參考,歡迎交流。

責任編輯:Fina

CoverPhotoCredit:CC0

(本文授權轉載自 博盛智權管理顧問有限公司 智慧財產權法律顧問 詹豐隆/詹詹,原文刊登於Facebook智由博集—專注於挖掘科技法律人與事的媒體)

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