202003.27

Coke.energy, Coca-cola.energy et Cocacola.energy : un coup de fatigue pendant la sunrise period ?

Les choses vont mieux avec un Coca-Cola

Qui a dit que les décisions UDRP se ressemblaient toutes et qu’elles étaient d’un profond ennui ? D2020-0054 nous offre sur un plateau l’opportunité de prouver le contraire et, par la même occasion, de prendre une pause fraîcheur dans une actualité regrettablement morose.

Servez-vous un Coca-Cola, original, Zero, Light, Life, Vanille, Cherry, Lemon ou Green Tea et si vous avez du Coca-Cola Energy (à consommer avec modération) au réfrigérateur (point d’antonomase ici !), nous serons assortis ! Car figurez-vous que D2020-0054 concerne, entre autres, <Coke.energy>, <Coca-cola.energy> et <Cocacola.energy> (WIPO, D2020-0054, The Coca-Cola Company v. Alberto S. Somohano a/k/a Alberto Soler, Alberto Soler-Somohano, WHO, Roberto Soler, March 15, 2020).

Coca-Cola company aurait-elle pu manquer la sunrise period ? Reconnaissons que cette dernière fut bien antérieure (du 2 décembre 2014 au 31 janvier 2015) au lancement du produit (octobre 2019). N’empêche, à l’époque où une partie non négligeable de la population mondiale ne jurait que par les boissons énergisantes, il aurait été pour le moins prudent de participer à la sunrise period et de sécuriser ces deux noms de domaine dans l’hypothèse où l’entreprise viendrait, un jour, peut-être, à lancer un produit à base de caféine, taurine ou guarana. Après l’échec de Coca-Cola BlāK (2006-2008), le colosse américain n’allait-il pas tenter de reconquérir le juteux marché des boissons énergisantes qu’il avait dominé avec suprématie pendant des décennies ? Quoiqu’il en soit, il convenait de participer, énergiquement, à cette sunrise period. Il en allait de même pour le nom de domaine <the-coca-cola.company> (sunrise period du 31 décembre 2013 au 8 mars 2014).

Il est surprenant que l’on ne se soit pas davantage soucié de l’enregistrement de ces noms de domaine — pourtant identiques aux marques du groupe —, en temps utile, c’est-à-dire en 2013-2014 (.company) et 2014-2015 (.energy). Il y a plus étonnant encore : Coca-Cola n’avait pas pris la peine d’enregistrer les noms de domaine <Coke.energy>, <Coca-cola.energy> et <Cocacola.energy> avant de déposer la marque COCA-COLA ENERGY (US 88385628), le 15 avril 2019. En conséquence, les noms de domaine ont été enregistrés un mois plus tard, le 18 mai 2019. Il fallait tout de même s’y attendre. Les spécialistes de la protection des marques et des noms de domaine n’ignorent pas que la prudence enjoint d’enregistrer les noms de domaine avant ou, au plus tard, concomitamment au dépôt des marques. L’hypothèse tenant à la nécessité de maintenir la confidentialité du projet COCA-COLA ENERGY est plausible. En effet, à l’enregistrement des noms de domaine aurait immédiatement succédé une vague médiatique spéculant sur les intentions de Coca-Cola, et ce plusieurs mois avant le lancement du produit (octobre 2019). Cependant, le risque était grand, il s’est réalisé et la société Coca-Cola a été privée de noms de domaine supposément précieux pour l’équipe chargée du marketing.

Cela dit, Coca-Cola disposait d’un temps suffisant pour obtenir le transfert des noms de domaine avant le mois d’octobre. En effet, la procédure qui a fait naître la décision D2020-0054 n’a duré que deux mois, entre la date de la plainte (13 janvier 2020) et celle de la décision (15 mars 2020). Il est invraisemblable que Coca-Cola n’ait pas eu connaissance de ces noms de domaine. Si tel état le cas, il ne faudrait surtout pas manquer de prendre conseil auprès des juristes propriété intellectuelle d’IP Twins qui, grâce à leur outil Detective, sont en mesure de produire des rapports quotidiens révélant les enregistrements de noms de domaine susceptibles de porter atteinte aux droits de marque. Quoiqu’il en soit, il était tout à fait possible — et nous l’aurions même vivement conseillé — d’introduire une plainte UDRP immédiatement après l’enregistrement des noms de domaine, et non pas huit mois plus tard. Que tout cela est dommage !

Tous les noms de domaine inclus dans la plainte UDRP ont été transférés :

  • <alwayscoca.com> ;
  • <coladecoca.com> ;
  • <the-coca-cola.company> ;
  • <cocacoca-energy.com> ;
  • <coca-cola.energy> ;
  • <cocacola.energy> ; et
  • <coke.energy>.

Je ne vous ai encore rien dit du défendeur : un certain Alberto S. Somohano. Depuis 2011, il aurait déposé plusieurs marques américaines, dont COLA DE COCA (US 88768262), le 21 janvier 2020, soit une semaine après la plainte UDRP. Il détient également de nombreux autres noms de domaine, dont <coca.life> et <coca.energy> qui, soit dit en passant, auraient pu être inclus dans la plainte UDRP avec des chances de succès puisqu’en l’occurrence, les extensions .life et .energy auraient été prises en considération dans l’analyse du risque de confusion entre les signes :

  • COCA-COLA LIFE / <coca.life> ;
  • COCA-COLA ENERGY / <coca.energy>.

Dans sa décision D2020-0054, le tiers décideur a pris soin de préciser que M. Somohano n’était pas représenté. Il est opportun de le souligner à nouveau.

Le défendeur considérait, pour commencer, que le tiers décideur désigné par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle n’était pas compétent en présence d’un litige portant sur une question de marque entre deux parties américaines. En effet, M. Somohano s’est opposé au dépôt, par la société Coca-Cola, de la marque COCA-COLA ENERGY. Peu importe, rappelle le tiers décideur, l’existence d’une procédure administrative ne fait pas obstacle à sa compétence.

Sur le fond, le défendeur soutenait que les mots « coca » et « cola » étaient génériques et, par conséquent, insusceptibles d’appropriation, de sorte qu’il pouvait légitimement les employer pour enregistrer des noms de domaine désignant un commerce de sodas et, implicitement, déposer des marques telles que COLA DE COCA (sic). À cet argument, le tiers décideur a répondu que l’office américain des marques et des brevets (United States Patent and Trademark Office) a longtemps admis les droits de marque de la plaignante.

En outre, le défendeur faisait valoir qu’en n’incluant pas dans cette procédure d’autres noms de domaine enregistrés par lui (par ex. : coca.life et coca.energy), la plaignante avait renoncé à son droit d’en demander le transfert. Non, répond le tiers décideur car, d’une part, la procédure UDRP n’est pas enfermée dans un délai de prescription et, d’autre part, la consolidation par le traitement de l’ensemble des noms de domaine possiblement concernés au sein d’une procédure unique n’est pas prévue par les textes.

Enfin, puisque le droit de l’UDRP le permet, le défendeur est allé jusqu’à demander au tiers décideur de juger que la plainte de Coca-Cola est abusive, demande rejetée sans surprise.

Puisque les nouvelles extensions offrent de nouvelles opportunités aux titulaires de marques, elles en offrent tout autant aux cybersquatteurs. Il suffit d’observer quelques décisions (plus ou moins récentes) rendues sous les auspices de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle :

D2020-0054, The Coca-Cola Company v. Alberto S. Somohano a/k/a Alberto Soler, Alberto Soler-Somohano, WHO, Roberto Soler, March 15, 2020.coca-cola.energy, cocacola.energy, and coke.energy
D2019-0179, LEGO Juris A/S 诉 Cui Xue, Xue Cui, March 18, 2019lego.vip
D2019-0173, Sanofi v. Fei Liujun, March 17, 2019sanofi.club
D2019-0208, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG v. Marius Graur, March 15, 2019boehringer-ingelheim.world
boehringeringelheim.world
D2019-0125, bioMérieux v. WhoisGuard, Inc. / angel heduro, March 6, 2019biomerieux.icu
D2018-2774, Sanofi v. Marius Graur, January 25, 2019sanofi.global
D2018-2372, Coloplast A/S v. Contact Privacy Inc. Customer 1242178062 / Hillary Washington, January 22, 2019coloplast.consulting
D2018-2851, Equinor ASA v. Alexander Feydt, January 18, 2019equinor.international
D2018-2745, Verizon Trademark Services LLC v. Gene Wilder, January 16, 2019verizon.love
D2018-2637, Swiss Life AG and Swiss Life Intellectual Property Management AG v. WhoisGuard, Inc. / Robin Connelly, January 10, 2019swisslife.site
D2019-0203, Medtronic, Inc. v. Rafael Vargas, March 12, 2019medtronic.care
D2019-0169, Sanofi v. Francisco Sánchez Fernández, inserious, March 20, 2019sanofi.fun
D2019-0316, Velcro BVBA 诉 Xu Jiu Qing, Xiamen Jingwe Technology co., Ltd., 27 March 2019velcro.ink
D2018-2853, Skyscanner Limited v. WhoisGuard, Inc / Timothy Schoenheimer, April 2, 2019skyscanner.store
D2019-0164, De Beers Intangibles Limited v. Qiuqin Bao, March 14, 2019debeers.mobi
D2019-0026, Maxym Polyakov v. Bogdan Nechiporenko, Makc Belevskiy, April 3, 2019max-polyakov.host, max-polyakov.xyz
D2018-2391, AXA SA v. Volkan Kükükbudak, Freiberufler-Designer, December 17, 2018axa.koeln
D2018-1978, BNP Paribas Personal Finance v. MYDNS.STORE, December 11, 2018cetelem.credit
D2018-2361, Kohl’s Illinois, Inc v. WhoisGuard, Inc. / Stephanie Daniels, December 12, 2018kohls.host
D2018-2162, GAMELOFT S.E. v. Sherry Ddepues, November 14, 2018gameloft.store
D2018-2256, Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Yongkun Wang, December 1, 2018michelin.在线, michelin.fun
D2018-2166, Bundl Technologies Private Limited v. Domains By Proxy, LLC / Shomprakash Sinha Roy, November 27, 2018swiggy.fit
D2018-2179, Tervita Corporation v. Dallas Paisley, AAAAA2010.COM, November 29, 2018tervita.company

Cette tendance doit inviter à envisager une politique d’enregistrements préventifs. En effet, il n’est pas concevable qu’un propriétaire de marque abandonne à des tiers le contrôle de noms de domaine identiques qui laisseraient à penser au consommateur que le site en cause émane d’une source sure. En outre, il convient de garder à l’esprit que le coût de l’enregistrement d’un nom de domaine (même un nouveau gTLD) demeure inférieur à l’ensemble des coûts nécessaires à l’aboutissement d’une procédure UDRP.

À propos d'IP Twins

IP Twins est un bureau d’enregistrement de noms de domaine accrédité par l’ICANN avec 15 ans d’expérience dans la stratégie et la gestion des noms de domaine.

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IP Twins offre aussi des services de surveillance et de lutte contre la contrefaçon et le cybersquatting. Nous représentons les titulaires de marques dans les procédures UDRP. Notre logiciel de surveillance Detective identifie les contrefaçons en ligne. Nous collectons les preuves et pouvons procéder à la suppression des listes sur des centaines de plateformes de marché, de réseaux sociaux et sur le web en général.

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