201912.19

UDRP : stevejobs.com, transféré 20 ans après son enregistrement

L’année 2019 a été marquée par la rétrocession de plusieurs noms de domaine identiques à des noms de personnes célèbres ou autres pseudonymes et noms de scèneÏ. Retenons en particulier kingofpop.com (iptwins.com, 2019-07-11), pabloescobar.com (iptwins.com, 2019-10-16) et mandela.org (iptwins.com, 2019-07-27). À cette liste, il faut ajouter stevejobs.com (NAF FA1909001861755, Steve Jobs Archive, LLC v. jongsubkim, December 11, 2019, transfert).

Ce nom de domaine avait été enregistré en 1999 par un ressortissant sud-coréen. La procédure UDRP a été initiée par la société Steve Jobs Archive, LLC, qui est propriétaire de la marque “Steve Jobs”. La commission composée de trois membres ne s’est pas prononcée sur la recevabilité de la demande, formulée quelques vingt ans après l’enregistrement du nom de domaine. Ce délai rappelle celui qui s’était écoulé dans les affaires pabloescobar.com (20 ans) et mandela.org (19 ans). Dans les deux cas, les demandes de transfert ont été autorisées. En l’espèce, force est de constaté que le délai de 20 ans n’a pas été un obstacle non plus. Le défendeur s’était bien fondé sur le caractère particulièrement long de cette période pour faire valoir la mauvaise foi des ayants-droit de Steve Jobs, mais en vain. La commission a refusé de reconnaître le caractère abusif de la procédure.

En revanche, la commission a considéré que le défendeur avait bien enregistré et utilisé le nom de domaine steve jobs.com de mauvaise foi :

La Commission estime que les utilisateurs d’Internet dirigés vers le site Web désigné par le nom de domaine litigieux sont susceptibles de croire qu’ils ont réussi à accéder à un site Web lié à Steve Jobs ou à ses successeurs ou autorisé par Steve Jobs ou ses successeurs. Une fois sur le site, les internautes ont la possibilité de contacter stevejobs.com.manager@gmail.com pour des services de conseil. Il existe également des liens relayant les nouvelles technologiques. (…) La Commission convient qu’une telle utilisation du nom de domaine litigieux, pour attirer les consommateurs et solliciter des affaires, constitue une utilisation de mauvaise foi“.

Dans de telles circonstances, le rejet de la demande de transfert paraissait, en effet, improbable. Quant à la réclamation du défendeur relative à la procédure abusive (reverse domain name hijacking), elle était purement illusoire.

Comme souvent dans des affaires aux caractéristiques similaires, l’intérêt de la décision porte sur l’existence d’une marque (v. iptwins.com, 2019-07-27). Évidemment, il ne viendrait à personne l’idée de contester la notoriété du nom Steve Jobs. Mais il ressort de la décision UDRP que ce n’est que postérieurement à 1999 que le nom Steve Jobs a été enregistré et/ou déposé en tant que marque (et dans des pays autres que la Corée du Sud). D’où les questions suivantes : i) la marque doit-elle être enregistrée dans le pays du défendeur ? et ii) existait-il une marque “Steve Jobs” antérieure, même non-enregistrée (common law trademark) pour servir de titre opposable ?

À la première question, la commission a répondu par la négative. S’agissant d’une extension générique (.com), il ne saurait en être autrement. En effet, on peut concevoir que certains registres nationaux (autrement dit, les États, pour les ccTLDs) exigent la preuve de l’existence d’une marque (de préférence, enregistrée) sur le territoire concerné afin d’obtenir le transfert d’un nom de domaine dans le cadre d’une procédure judiciaire ou extra-judiciaire. Mais s’agissant des extensions génériques, dont la réglementation anationale échappe, par définition, aux États, rien ne justifie que le demandeur apporte la preuve de l’existence d’une marque dans le pays du défendeur. À cet égard, la commission pouvait très légitimement se fonder sur le paragraphe 1.1.2. de la compilation de jurisprudence de l’OMPI : 

Considérant en particulier la nature mondiale d’Internet et du système de noms de domaine, la ou les juridictions où la marque est valide ne sont pas considérées comme pertinentes pour l’évaluation de la commission au titre du premier élément” (WIPO Jurisprudential Overview 3.0, para. 1.1.2).

Autrement dit, le principe de territorialité des marques ne s’applique pas dans les procédures extra-judiciaires concernant des gTLDs.

À la seconde question, les tiers-décideurs ne manquent pas, conformément aux devoirs qui sont les leurs, de rechercher l’existence d’une telle marque opposable. En l’occurrence, la commission a cru bon de commencer par rappeler le principe suivant :

Bien que l’UDRP ne fasse aucune référence spécifique à la date à laquelle le titulaire de la marque de commerce ou de service a acquis ses droits, ces droits doivent exister au moment du dépôt de la plainte.

Le fait qu’un nom de domaine ait pu être enregistré avant qu’un plaignant n’ait acquis les droits de marque n’empêche pas à lui seul le droit de déposer un dossier UDRP, ni la constatation d’identité par un groupe spécial ou la similitude portant à confusion eu égard au premier élément.

Lorsqu’un nom de domaine a été enregistré avant qu’un plaignant n’ait acquis les droits de marque, ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’il pourrait prouver la mauvaise foi d’un défendeur” (WIPO Jurisprudential Overview 3.0, para. 1.1.3.).

L’intérêt de ce rappel consiste à appeler l’attention sur le caractère exceptionnel de l’affaire, lequel réside de la notoriété de Steve Jobs, infiniment plus grande qu’elle ne l’était en 1999.

En tout état de cause, une recherche antérieure à 1999 permettait de vérifier que Steve Jobs avait effectivement utilisé son nom à titre de marque de commerce. Une telle preuve ne paraissait pas bien difficile pour la société Steve Jobs Archive, propriété exclusive de Mme Jobs, qui a pu se contenter de soumettre des articles de presse pour emporter la conviction de la commission.

Ce n’est pas le cordonnier le mieux chaussé ! Le nom de domaine apple.com aurait été enregistré dès 1987 (historyofdomainnames.com), soit deux ans après le départ de Steve Jobs et plusieurs années avant son retour, en 1997. Il serait l’un des tous premiers noms de domaine.


Liste non-exhaustive de procédures extra-judiciaires initiées par des ayants-droit :


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