201911.26

UDRP : les noms géographiques à l’épreuve de l’existence et de l’opposabilité d’une marque. Une décision de référence : D2019-1758


La présence d’un terme géographique dans un nom de domaine se trouvant au cœur d’une procédure judiciaire ou extra-judiciaire confère presque systématiquement un caractère complexe aux débats. Parmi les difficultés rencontrées, le plaignant doit démontrer qu’il détient une marque opposable. Sur ce point, la décision D2019-1758, concernant le nom de domaine visitqatar.com, constitue une décision de référence  qui mérite l’attention des spécialistes du droit des marques et des noms de domaine tant elle est structurée, documentée et motivée (WIPO, D2019-1758, Qatar National Tourism Council v. Teymur Mehdiyev, November 1, 2019).

L’office du tourisme du Qatar a initié une procédure UDRP afin d’obtenir le transfert du nom de domaine visitqatar.com. Ce nom de domaine a été enregistré au plus tard en 2012. À la même époque, l’office du tourisme du Qatar commençait à développer sa présence sur le Web et sur les réseaux sociaux. En 2016, visitqatar.com fut acquis par un certain M. M. Le site qu’il désignait comportait, sur la page d’accueil, un en-tête avec les mots « Visit Qatar » accompagné d’un logo formant un oryx, l’emblème national du Qatar. L’en-tête contenait également le libellé « Visit Qatar | Votre destination de vacances ».

Les principes UDRP exigent que le tiers décideur s’interroge sur la similitude ou l’identité du nom de domaine litigieux à la marque opposée, ce qui implique, au préalable, la vérification de l’existence d’une marque opposable. En l’occurrence, la commission a donc été amenée à s’appuyer sur le paragraphe 1.6 de la jurisprudence raisonnée de l’OMPI, lequel porte sur la question suivante : les droits du plaignant sur un terme géographique peuvent-ils servir de fondement à une plainte UDRP ? (WIPO Jurisprudential Overview 3.0, para. 1.6).

« Les termes géographiques utilisés uniquement dans leur sens géographique habituel, sauf lorsqu’ils sont enregistrés en tant que marques, ne conféreraient pas en eux-mêmes qualité pour déposer une plainte UDRP.

Les termes géographiques qui ne sont pas utilisés uniquement dans un sens descriptif géographique […] et qui sont enregistrés en tant que marque, constitueraient un fondement pour engager une procédure UDRP.

À titre exceptionnel, des commissions ont constaté que des termes géographiques qui ne sont pas enregistrés en tant que marques peuvent constituer un fondement pour déposer une plainte UDRP si le demandeur est en mesure de démontrer qu’il dispose de droits suffisants prouvant que le consommateur associe la marque avec ses produits (« second meaning » ou signification propre).

Toutefois, dans le cadre des principes UDRP, il est généralement difficile pour une entité affiliée ou responsable d’un territoire géographique (qui n’a pas, par ailleurs, obtenu l’enregistrement de la marque correspondante) de faire valoir des droits de marque non enregistrés sur ce terme géographique sur la base de la théorie de la signification propre.

[…]

Il est en outre noté que le rapport sur le deuxième processus de l’OMPI en matière de noms de domaine de l’Internet sur Internet a finalement refusé de recommander l’extension spécifique de la protection aux termes géographiques en tant que tels dans le cadre des principes UDRP » (WIPO, Second WIPO Internet Domain Name Process. The Recognition of Rights and the Use of Names in the Internet Domain System, 3 Sept. 2001, para. 205 et s.) ».

Après avoir rappelé ces principes, la commission a procédé en deux étapes.

Dans un premier temps, d’une manière générale, la commission a décelé les tendances qui ressortent de la jurisprudence UDRP lorsqu’un nom de domaine comporte un nom géographique. Elle en a tiré les conclusions suivantes :

    • Lorsque le demandeur détient une marque verbale enregistrée correspondant exactement à la zone géographique en question, il réussira normalement à établir l’existence d’un droit de marque et à démontrer l’identité source de confusion.
    • Lorsque le demandeur s’appuie sur une marque déposée (y compris stylisée) constituée du terme géographique et d’un ou plusieurs autres mots, il réussira sans doute à établir l’existence d’un droit de marque, mais il ne parviendra pas nécessairement à démontrer une similitude source de confusion avec le nom de domaine.
    • Lorsque le demandeur est propriétaire d’une marque figurative ou semi-figurative enregistrée dont le seul mot présent est celui correspondant à la région géographique, il est peu probable qu’il parvienne à démontrer une similitude source de confusion, à l’exception de la décision relative au nom de domaine quebec.com (WIPO, D2013-2181, Government of Québec v. Anything.com, Ltd., March 7, 2014)
    • Si une marque enregistrée comportant une désignation géographique a été utilisée pour des produits ou des services sans lien avec la région géographique concernée, l’opposabilité de la marque pet être admise.
    • En ce qui concerne les questions relatives aux marques non enregistrées, il est généralement peu probable qu’un plaignant réussisse à établir l’existence d’un droit opposable dans un terme qui constitue l’identifiant géographique lui-même, à moins que ce dernier ait obtenu une reconnaissance significative concernant les produits ou services que le demandeur fournit en particulier sur le lieu en question. Cependant, même en l’absence de certificat de marque, le demandeur peut établir ce que l’on appelle communément une « common law trademark» sur un terme comprenant un identifiant géographique associé à un mot du dictionnaire désignant une installation ou un service particulier, pourvu qu’il apporte les preuves appuyant ses allégations.

Dans un second temps, plus spécifiquement, la commission a examiné des précédents concernant des noms de domaine composés, d’une part, d’un nom géographique et, d’autre part, d’un mot tels que « visit » ou « discover ».

Elle a observé, très judicieusement, que la présence d’une marque enregistrée et opposable ne suffisait pas, à elle seule, à obtenir le transfert du nom de domaine. En effet, dans certaines affaires, les demandeurs avaient établi l’existence d’un droit de marque, mais n’avaient pas démontré la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine (par ex. : D2015-0327, discoverqatar.org ; D2015-0798, discoverqatar.com ; D2016-0110, visitthefaroeislands.com ; D2017-0985, visitversailles.com). La commission a également exposé en détails l’affaire D2007-0296 (visitcopenhagen.com) dans laquelle les experts avaient, dans un premier temps, constaté l’absence de certificat de marque et, dans un second temps, refusé de se prononcer sur l’existence et l’opposabilité d’une « common law trademark ».

En l’espèce, l’office du tourisme du Qatar émettait deux revendications. Premièrement, il exposait un certificat de marque semi-figurative incorporant le mot « Qatar ». Deuxièmement, il visait à faire reconnaître un droit de marque non enregistré (common law trademark) sur le terme « visitqatar ».

Sur la première revendication, la commission a timidement adopté la solution retenue dans l’affaire D2009-1279, pariswifi.com. Pour rappel, il avait été décidé ceci :

« La plaignante a clairement des « droits » sur la marque semi-figurative Paris au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes UDRP. Mais elle n’a pas prouvé qu’elle détenait une marque verbale « Paris », ni n’a affirmé détenir une marque « Pariswifi » ou « Wifiparis » (figurative ou verbale). Le mot « Paris » n’est en soi, à première vue, qu’un indicateur géographique (…). Des milliers de commerçants trouvent sans doute nécessaire de décrire leurs produits ou services comme provenant de Paris ou offerts à Paris » (D2009-1279, pariswifi.com).

Le paragraphe suivant est particulièrement éloquent :

« La question de la similarité source de confusion peut être complexe lorsqu’un plaignant s’appuie sur une marque figurative comprenant un logo et une expression descriptive ou géographique. Selon une certaine approche, le logo de la marque du plaignant n’est pas pris en compte dans la comparaison avec le nom de domaine en litige, étant donné que ce sont normalement les mots d’une marque figurative qui traduisent le sens ou l’impression principale de la marque. Mais lorsque les mots de la marque sont purement descriptifs, ou lorsqu’il s’agit d’un nom de lieu connu, ils ne peuvent à eux seuls transmettre un sens autre que descriptif ou géographique (à moins que les mots descriptifs aient acquis, par l’utilisation, une signification propre désignant les produits ou services particuliers du plaignant […]) » (D2009-1279, pariswifi.com).

Pour en revenir au litige sur le nom de domaine visitqatar.com, la commission a considéré que les principes tirés de la décision (D2009-1279, pariswifi.com) devaient probablement s’appliquer, tout en ajoutant immédiatement qu’il n’était nul besoin de parvenir à une conclusion sur ce point. En effet, pour la commission, la présence de droits non enregistrés était suffisante.

L’office du tourisme du Qatar a-t-il acquis des droits opposables sur l’expression « visitqatar » ? Pour répondre à cette question, la commission s’est à nouveau référée à la jurisprudence raisonnée de l’OMPI, plus précisément au paragraphe 1.3 : « Qu’est-ce qu’un plaignant doit démontrer pour revendiquer avec succès des droits de marque non enregistrés (common law trademark) ? » (WIPO Jurisprudential Overview 3.0, para. 1.3).

« Pour établir des droits de marque non enregistrés ou de droit commun aux fins des principes UDRP, le plaignant doit démontrer que sa marque est devenue un signe distinctif propre que les consommateurs associent à ses produits et / ou services.

Les éléments de preuve pertinents démontrant ce caractère distinctif (également dénommés signification propre) incluent une série de facteurs tels que (i) la durée et la nature de l’utilisation de la marque, (ii) le montant des ventes réalisées sous la marque, (iii) la nature et l’étendue de la publicité utilisant la marque, (iv) le degré de reconnaissance du public (par exemple, les consommateurs, l’industrie, les médias), et (v) les enquêtes auprès des consommateurs.

(En particulier en ce qui concerne les marques acquérant une reconnaissance relativement rapide en raison d’une présence importante sur Internet, les commissions ont également examiné des facteurs tels que le type et la portée des activités de marché et la nature des produits et / ou services du plaignant).

Des preuves spécifiques à l’appui des affirmations du caractère distinctif doivent accompagner la plainte. De simples allégations ne suffisent pas.

Le fait qu’une signification propre ne puisse exister que dans une zone géographique ou une niche de marché particulière n’empêche pas le plaignant d’établir son droit de marque.

Notons également la possibilité d’une protection semblable à une marque dans certaines cultures juridiques (par exemple, la concurrence déloyale ou la tromperie) et des considérations de parité, lorsque le caractère distinctif / signification propre est démontré, il a été constaté que des droits non enregistrés devaient être admis dans le cadre d’une procédure UDRP, y compris lorsque le plaignant est basé dans une juridiction de droit continental.

Le fait qu’un défendeur cible la marque du plaignant (par exemple, en fonction de la manière dont le site Web correspondant est utilisé) peut corroborer l’affirmation du plaignant selon laquelle sa marque a acquis un caractère distinctif ou une signification propre.

Enfin, la force de la marque du plaignant peut être considérée comme pertinente pour évaluer les deuxième et troisième éléments » (WIPO Jurisprudential Overview 3.0, para. 1.3).

C’est donc à la lumière des principes dégagés par la jurisprudence UDRP que la commission devait finalement se prononcer sur l’existence et l’opposabilité d’une marque, à savoir la marque « visitqatar ». À cette fin, la commission a procédé à un examen des preuves de l’utilisation de la marque revendiquée par l’office du tourisme du Qatar : son site Web et ses réseaux sociaux (Twitter, Youtube, Facebook, Instagram). Au cours de cette étape, la commission a gardé à l’esprit le principe suivant : moins le terme en question est distinctif, plus il sera nécessaire de prouver le caractère distinctif acquis par l’usage (D2019-1352, paguecombitcoin.org). En l’espèce, lesdites site Web et comptes de réseaux sociaux contiennent effectivement les expressions « visitqatar » ou « visit qatar ». Quant à la mesure du rayonnement de ses outils de communication, l’office du tourisme du Qatar a produit des statistiques :

  • nombre de vues par mois pour le site Web ;
  • nombre d’abonnés, de publications et de réactions sur les réseaux sociaux.

S’agissant des chiffres non publics ou impossibles à vérifier par l’homme, la commission a raison de préciser qu’elle ne dispose pas des moyens d’en vérifier l’exactitude. En effet, une telle opération requerrait une expertise incompatible avec la célérité propre à la procédure UDRP.

Pour la commission, il ne fait aucun doute que les médias sociaux peuvent, au moins en théorie, établir des droits de marque non enregistrés. Elle se réfère, sur ce point, à la décision D2018-2597 (D2018-2597, adamhasiak.com). Au vu des éléments de preuve produits, la commission est arrivée à la conclusion suivante : « selon la prépondérance des probabilités, le terme “visitqatar” (par exemple, sur les médias sociaux) a été suffisamment utilisé pour conclure qu’il a acquis un caractère distinctif pour le plaignant ». La commission va même plus loin en précisant que « le terme “visitqatar” fonctionne comme une marque et fournit une indication de l’origine (en ce sens qu’il indiquera que la source probable d’information à laquelle il fait référence provient du plaignant, une source qatarie officielle) » (D2019-1758, visitqatar.com), ce qui était d’ailleurs corroboré par des courriers du défendeur.

Au final, l’office du tourisme du Qatar est parvenu à démontrer l’existence d’une marque opposable, l’absence de droit ou d’intérêt légitime du défendeur et la mauvaise foi de ce dernier. Il a donc obtenu le transfert du nom de domaine visitqatar.com.

En conclusion, l’autorité territoriale désirant obtenir le transfert d’un nom de domaine similaire ou identique au nom du territoire en question doit être propriétaire, dans l’idéal, d’une marque verbale enregistrée ou, à défaut, d’une marque semi-figurative enregistrée ou, en dernier lieu, d’une marque non enregistrée (common law trademark). Dans tous les cas, cette marque doit faire l’objet d’une exploitation dont il conviendra de démontrer le caractère sérieux en temps utile.

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