201911.20

États-Unis : la responsabilité des centres commerciaux en matière de contrefaçon

Luxottica Group, S.p.A. et sa filiale Oakley, Inc. (ci-après, “Luxottica”) fabriquent et vendent des lunettes de luxe et sont propriétaires notamment des marques Ray-Ban et Oakley. Luxottica a assigné le centre commercial Mini Mall Airport LLC (à College Park, dans l’État de Géorgie) ainsi que ses propriétaires et ses gérants pour contrefaçon de ses marques Ray-Ban et Oakley. Auparavant, des opérations de police avaient permis de constater que plusieurs locataires offraient à la vente des contrefaçons de lunettes. À deux reprises, Luxottica avait envoyé des lettres aux défendeurs pou les informer que leurs locataires n’étaient pas autorisés à vendre des lunettes Ray-Ban ou Oakley. Malgré tout, les défendeurs n’avaient pris aucune mesure pour expulser les locataires en infraction.

Luxottica poursuivait les défendeurs sur le fondement de la responsabilité contributive en vertu de l’article 32 du Lanham Act. (15 U.S.C. § 1114). En première instance, le centre commercial et les propriétaires de ce dernier ont été jugés responsables de la violation du droit marque. Ils devaient, en outre, réparer le préjudice estimé à 1,9 million de dollars. Les défendeurs ont interjeté appel. La cour d’appel pour le 11e circuit a confirmé la décision de première instance dans les termes suivants.

En premier lieu, la cour a rappelé les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité contributive :

1) une personne ou une entité commet un acte de contrefaçon (dit “contrefaçon directe”) en vertu du Lanham Act ; et

(2) le défendeur

(a) “incite intentionnellement” le contrefacteur à commettre une infraction ;

(b) fournit au contrefacteur un “produit” qu’il “sait” être une contrefaçon ; ou

(c) fournit au contrefacteur un “produit” dont il “a des raisons de savoir” qu’il s’agit d’une contrefaçon.

En l’espère, la dialectique de Luxottica était fondée sur l’argumentaire 2b et 2c. À cette fin, Luxottica faisait valoir que les défendeurs avaient intentionnellement fermé les yeux sur la réalité des actes de contrefaçon. La cour d’appel est allée dans son sens en rappelant la jurisprudence fondée notamment sur Coach, Inc. c. Goodfellow et Tiffany (NJ) Inc. c. EBay Inc.

Plus spécifiquement, la cour a jugé que, contrairement à Tiffany (NJ) Inc. c. EBay Inc., les défendeurs n’avaient pas besoin de l’intervention de Luxottica pour identifier les infractions. Selon la cour, dans un premier temps, les courriers adressés par Luxottica auraient dû inciter un propriétaire raisonnable à faire au moins une évaluation superficielle, une inspection visuelle des 130 boutiques du centre commercial afin de déterminer quels vendeurs arboraient les  marques en question en tenant compte des prix pratiqués (en l’occurrence, seulement 15 $ ou 20 $ la paire de lunettes, contre 140 et 220 $ pour une paire authentique). Et la cour ajoute qu’une telle inspection visuelle sommaire n’était pas insurmontables. Dans un second temps, après la première perquisition, qui avait duré plusieurs heures, les défendeurs ne pouvaient plus ignorer la situation. En résumé, il était prouvé que les défendeurs avaient connaissance d’actes illicites commis par des locataires ou des sous-locataires (Luxottica Group S.p.A. and Oakley Inc v. Aiport Mini Mall LLC, Yes Assets LLC, Chienjung Yeh, Donald C. Yeh, and Alice Jamison, 18-10157, 11th Circ., D.C. Docket No. 1:15-cv-01422-AT).

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