201910.16

UDRP : pabloescobar.com, transféré 20 ans après son enregistrement

Dans cette procédure UDRP (NAF, FA1908001859584, Escobar, Inc. c. Neil Okrent / Ivan Munguia, October 7, 2019), la demande émanait d’une société colombienne à l’histoire pour le moins atypique et tumultueuse : Escobar, Inc, créée en 1984 par Pablo Escobar et dirigée par son frère, Roberto. La demanderesse visait à obtenir le transfert du nom de domaine pabloescobar.com, enregistré par un tiers le 26 novembre 1999, soit vingt ans auparavant, à une époque où la société Escobar, Inc. n’exerçait plus aucune activité. Elle n’aurait retrouvé de son ardeur qu’en 2014, la marque “Pablo Escobar” ayant, quant à elle, été enregistrée en 2017 auprès de l’USPTO (United States Patent and Trademark Office). Le nom de domaine pabloescobar.com avait donc indiscutablement été enregistré antérieurement à la marque. Comme souvent dans les cas de celebrity squatting, il convenait donc de démontrer l’existence d’une marque non enregistrée, antérieure à l’enregistrement du nom de domaine. À cette fin, Escobar, Inc. s’est contentée d’affirmer que, depuis 1986, elle commercialisait “une multitude de biens de consommation sous la marque PABLO ESCOBAR“, supportés par des centaines de millions de dollars injectés sur le terrain du marketing.

Quant au nom de domaine, selon la plainte UDRP et au moment où celle-ci a été déposée, il donnait accès à une page comprenant l’indication selon laquelle un site était en construction. En outre, on apprend également que le titulaire du nom de domaine aurait proposé de consentir au transfert du nom de domaine contre une somme de trois millions de dollars.

Sur le plan de la prescription, il n’est pas inutile de rappeler que le dépôt d’une plainte UDRP n’est soumis à aucun délai. C’est ce qui ressort notamment de la pratique de l’UDRP par les experts de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) :

Les panels ont largement reconnu que le simple délai entre l’enregistrement d’un nom de domaine et le dépôt d’une plainte n’empêchait pas le plaignant de déposer une plainte, ni de prévaloir sur le fond (…). Les panels ont en outre noté que l’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les propriétaires de marques surveillent en permanence chaque abus potentiel de marque, et agissent immédiatement pour cas dont ils pourraient avoir connaissance (…). Les commissions ont toutefois noté que, dans certains cas, le retard dans le dépôt d’une plainte UDRP peuvent rendre plus difficile pour un plaignant de faire valoir ses arguments au fond (…)” (WIPO Jurisprudential Overview 3.0, para. 4.17).

En l’occurrence, l’histoire de la société Escobar, Inc. semble plaider en sa faveur. Nous ignorons si, au moment de l’enregistrement du nom de domaine, en 1999, la société Escobar, Inc. avait été dissolue avant d’être créée à nouveau en 2014 ou si seules ses activités avaient été suspendues. Dans le premier cas, le délai écoulé entre l’enregistrement du nom de domaine et le dépôt de la plainte n’est que de cinq ans. Dans le second, il est effectivement de 20 ans. Cette distinction n’apparaît pas dans la décision. Certes, dans le cas du nom de domaine pabloescobar.com, son intérêt paraît limité tant les moyens de défense étaient pauvres. Cependant, dans le cadre d’une procédure plus conflictuelle, vingt ans et cinq ans, ce n’est pas la même chose et cette différence pourrait présenter un intérêt capital dans l’issue finale. Sur cette question du délai, il aurait pu être conseillé aux héritiers de Pablo Escobar (sur cette question, voir notamment “UDRP : transfert de Mandela.org aux gardiens de la mémoire de Nelson Mandela” ; “kingofpop.com : les ayants-droit de Michael Jackson et autres célébrités face à la question des noms de domaine“.) d’agir en UDRP quelques semaines seulement après l’enregistrement de pabloescobar.com puisque la procédure UDRP était disponible dès le début du mois de décembre 1999. Toutefois, il faut reconnaître qu’à l’époque, Internet était insuffisamment développé en Colombie. En outre, les outils de détection du cybersquatting (tel que Detective par IP Twins) étaient quasi-inexistants. En tout état de cause, une procédure aurait pu être entreprise bien avant 2019, y compris dès 2014, année de renaissance de la société Escobar, Inc.

Sur le fond, le site apparaissait “en construction” et le défendeur consentait à transférer le nom de domaine contre une virement de  trois millions de dollars. À défaut d’éléments supplémentaires, que le défendeur aurait pu apporter, il faut bien reconnaître que la mauvaise fois était caractérisée. Dans ces conditions, on ne voit pas comment la demande de transfert aurait pu être rejetée

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