201905.11

Thesun.com : “le soleil brille pour tout le monde”

Les titulaires de marques telles que “The Sun” peuvent-ils interdire des tiers d’enregistrer des noms de domaine identiques à ces marques ? La question ainsi soulevée est bien celle des marques faiblement distinctives du fait de la généricité du ou des termes dont elle est composée. Les propriétaires de telles marques s’exposent inéxorablement, mais en connaissance de cause, à une concurrence rude sur le marché des noms de domaine. Autant l’affirmer d’emblée : cette concurrence est le plus souvent légitime dans la mesure où elle découle de la liberté d’enregistrer un nom de domaine, laquelle procède elle-même de la liberté du commerce et de l’industrie ou de la liberté d’expression. Au fond, la problématique n’est pas si éloignée de celle des marques acronymes (sur ce point, v. “Marques et noms de domaine : le supplice des marques acronymes”, iptwins.com, 2019-04-24).

De récentes décisions UDRP illustrent admirablement le problème qui se pose aux parties et aux tiers décideurs (ou “panélistes”). Rappelons que ces derniers ont pour mission de rendre une décision juridictionnelle. Bien que leurs pouvoirs soient significativement limités (par ex., ils ne peuvent pas se prononcer sur les frais de la procédure, ni condamner une partie à des dommages-intérêts, ni même prononcer des injonctions), il n’en demeure pas moins qu’ils disent le droit, que leur décision s’impose aux parties — serait-ce de manière limitée pour des raisons qui tiennent à l’absence d’exclusivité qui caractérise le mécanisme de l’UDRP — et que l’issue qui en résulte occasionne inévitablement une modification dans le patrimoine des deux parties (décision de rejet ou de transfert) ou de l’une d’entre elles (décision d’annulation). Ordinairement, le caractère abusif de l’enregistrement et de l’utilisation du nom de domaine laisse peu de place au doute. Plus rarement, ce n’est pas l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine qui revêt un caractère abusif, mais la plainte UDRP (par ex., OMPI, D2019-0084, News Group Newspapers Limited v. Privacydotlink Customer 2383026 / Blue Nova Inc., April 10, 2019, thesun.com, rejet). Dans ce dernier cas, les panélistes reconnaissent le caractère abusif de la procédure, diligentée dans le but de déposséder le défendeur d’un nom de domaine qu’il détient en toute légitimité (on parle de “reverse domain name hijacking“). À défaut de pouvoir faire davantage (s’ils se prononçaient ultra petita, leur décision risquerait d’être annulée), les panélistes se contentent, dans le strict cadre de l’UDRP, de clouer au pilori, le demandeur indélicat. Mais ce n’est pas si innocent que cela.

Le propriétaire du tabloïd britannique “The Sun” tentait d’obtenir le transfert du nom de domaine thesun.com qui avait été enregistré en 2001 par un investisseur spécialisé dans les noms de domaine. En 2016, le demandeur avait approché le défendeur sous couvert de l’anonymat pour acheter le nom de domaine au prix de 300 000 USD. Le défendeur avait répondu qu’il n’accepterait aucune offre inférieure à 700 000 USD. En 2018, le demandeur proposa 600 000 USD. Cette nouvelle offre fut également rejetée, le défendeur estimant la valeur du nom de domaine à 2,5 millions USD. En désespoir de cause, News Group Newspapers Limited a initié une procédure UDRP. Le demandeur tentait de faire dire à la commission, composée de trois panélistes, que le défendeur avait exigé une “rançon”.

La première question qui se posait était celle, soulevée par le défendeur, de la recevabilité de la demande, dix-huit ans après l’enregistrement du nom de domaine par le défendeur. Pour y apporter une réponse, la commission s’est appuyée sur le point 4.17 de la synthèse de l’OMPI (WIPO Jurisprudential Overview 3.0). Il est établi qu’il n’existe pas de délai de prescription en la matière. En droit, ni les principes directeurs ni les règles de procédure ne contiennent de dispositions qui permettraient de l’envisager (à notre sens, ce seul argument suffit à exclure tout principe de prescription, à l’exclusion de tout autre). Cependant, il faut reconnaître que le temps peut éroder la force des arguments, au point que la démonstration de l’absence d’intérêt légitime et de l’existence de la mauvaise foi peut être rendue plus ardue. La commission l’affirme : “il faut avoir de très bons arguments pour introduire une plainte UDRP dix-huit ans après l’enregistrement du nom de domaine“. En l’occurrence, il n’existe guère d’argument susceptible d’établir avec force qu’une entreprise pourrait s’arroger un droit exclusif sur le mot “soleil” avec ou sans l’article défini “le”. Plus particulièrement, la commission a réglé la question de la manière suivante :

Le demandeur n’a présenté aucune preuve convaincante de la prétendue mauvaise foi de la part du défendeur. Au contraire, la preuve du défendeur, qui n’est pas contredite par le demandeur, établit que le nom de domaine litigieux a été enregistré parce qu’il se référait “à l’étoile autour de laquelle notre planète orbite” dans notre système solaire (…). Dans les circonstances de l’espèce, la commission estime qu’il est hautement improbable que le défendeur ait eu le demandeur à l’esprit lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux“.

La commission poursuit en affirmant que la tactique du recours à l’anonymat pour tenter d’acquérir le nom de domaine démontrait que le demandeur était conscient de l’intérêt légitime du défendeur et, corrélativement, de la faiblesse de sa position juridique. L’argument n’emporte pas la conviction. En effet, le recours à l’anonymat, dont l’objectif principal est de réduire le coût de la transaction, est spécialement préconisé en ce qui concerne les noms de domaine identiques à des mots génériques. En dévoilant son identité, l’aspirant acquéreur révèlerait ses propres aspirations commerciales, ce qui ne manquerait pas de provoquer une augmentation du prix. Cependant, dans des cas exceptionnels, le nom de domaine associé au montant projeté ne laissent envisager que peu de candidats, comme en l’espèce.

Restait à résoudre la question de l’abus de procédure (reverse domain name hijacking). La commission s’est prononcée dans les termes suivants :

De l’avis de la commission, il apparaît clairement que la plainte a été déposée de manière abusive, dans le but de soustraire le nom de domaine en litige au contrôle du défendeur après l’échec de négociations pour acquérir le nom de domaine au prix du marché.”

Il faut admettre que la reconnaissance, par la commission, du caractère abusif de la procédure, produit peu d’effet sur la partie indélicate. Il conviendrait que les parties lésées puissent demander réparation ou à tout le moins le remboursement des frais engagés devant les juridictions étatiques (v. aussi “Plaintes UDRP frivoles : le temps de la réparation”, iptwins.com, 2018-08-03).

Sur le plan de la gestion de portefeuilles, la faiblesse des marques devrait être compensée par une administration méticuleuse des noms de domaine.

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