201904.26

La propriété intellectuelle et le sport : quelques aspects et conseils à l’occasion de la journée mondiale pour la propriété intellectuelle

La journée mondiale pour la sensibilisation et le respect des droits de propriété intellectuelle se déroule chaque année le 26 avril. L’édition 2019 est consacrée au sport. La rencontre du sport et de la propriété intellectuelle est intense et les thématiques, nombreuses.


© OMPI – Nous conseillons vivement la lecture de l’excellent numéro spécial du magazine de l’OMPI (ompi.int)


L’éclosion d’un athlète. La contrefaçon et le cybersquatting se mesurent vis-à-vis de la popularité des athlètes et des marques concernés. Un exemple illustre parfaitement cette réalité : quelques jours seulement après le succès de Kylian Mbappé à l’occasion de la Coupe du Monde de football 2018 en Russie, la marque “Mbappé” fit l’objet de plus de 150 dépôts de marques en Chine, tant en français qu’en chinois (Shi Futian, “Companies play Mbappe name game”, ChinaDaily.com.cn, 2018-07-17). L’émergence d’un athlète coïncide avec celle de la marque qui le désigne, qu’il s’agisse de son patronyme ou d’un pseudonyme. Pour limiter les cas de dépôts abusifs de marques et de noms de domaine, c’est avant l’éclosion d’un athlète qu’il conveint de procéder à un audit visant à optimiser son portefeuille de propriété intellectuelle (à titre d’illustration, v. D2006-0524, D. Ronaldo de Assis Moreira v. Eladio Garcia Quintas, 14 de Julio de 2006, ronaldinho.com).

La contrefaçon. Les articles de sport figurent parmi les plus contrefaits. Au début de cette année, aux États-Unis, un homme a plaidé coupable d’avoir mis en vente des marchandises de contrefaçon portant notamment les marques “Nike”, “Adidas” et “North Face” (Justice.gov, 2019-03-12). En janvier 2019, Adidas a obtenu d’une cour de Floride, dans un jugement par défaut, le transfert de 196 noms de domaine qui correspondaient à des sites marchands offrant des contrefaçons des marques Adidas et Reebok. La cour a également prononcé une injonction permanente et condamné chaque défendeur à verser plus d’un million de dollars à Adidas (Adidas AG v. 2017Yeezy.com et al.No. 18-cv-62636-BLOOM/Valle). Chaque édition de notre revue de presse mensuelle comporte des exemples similaires. Les marchandises de contrefaçon sont le plus souvent offertes à la vente sur des places de marché en ligne. Il s’agit essentiellement de places de marché, dont Alibaba,  Amazon, Taobao, iOffer.com, Mercadolibre, Vkontakte.com ou encore Shopee. Toutefois, nous observons une recrudescence de la contrefaçon sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook et Instagram. Les fabriquants qui ne sont pas engagés dans un modèle économique exclusivement fondé sur la contrefaçon sont appelés à la plus grande vigilance. En effet, à titre d’illustration, la Cour d’appel de Paris a récemment condamné un fabriquant français pour contrefaçon de la marque des All Blacks (Iptwins.com, 5 Octobre 2018).

Le cybersquatting. Les cas de cybersquatting en relation avec l’industrie du sport sont inombrables. Le cybersquatting frappe non seulement les fabriquants/sponsors (DIE2015-0001, Nike, Inc. v. Stocktrade Limited, March 17, 2015, nike.ie ; D2016-2181, LACOSTE and LACOSTE ALLIGATOR SA v. Domain Manager, December 20, 2016, lacoste.feedback ; DCN-1500618, SALOMON SAS v. 杭州爱名网络有限公司/林成业,June 3, 2015, salomon.cn), mais aussi les distributeurs (D2018-2802, Foot Locker Retail, Inc. v. Chen Zhi (陈挚), January 28, 2019, footlocker.pro), les athlètes (v. par ex., D.2000-1673, Serena Williams and Venus Williams v. Eileen White Byrne and Allgolfconsultancy, January 30, 2001, venusandserenawilliams.com, venusandserenawilliams.net and venusandserenawilliams.org) ou encore les clubs de remise en forme (DCO2010-0007, L.A. Fitness International, LLC v. Isaac Goldstein, September 15, 2010, lafitness.co). Les exemples sélectionnés concernent des noms de domaine qui ne se contentent pas d’imiter des marques, mais qui les reproduisent à l’identique. Ce ne sont donc pas des cas de typosquatting, mais bien des cas de cybersquatting stricto sensu. Au demeurant, il existe une recrudescence du cybersquatting due à la libéralisation des conditions d’enregistrement de noms de domaine sous certaines extensions géographiques et à l’apparition de nouvelles extensions génériques. Les affaires suivantes concernent des cas de cybersquatting dont le nom de domaine reproduit des marques dans le domaine du football :

D2014-1222, The Football Association Premier League Limited v. c/o Woistrustee.com Limited / Domain Administrator, Beyond the Dot, September 22, 2014premierleague.club
D2014-2037, Real Madrid Club de Futbol v. Manuel Mateo Peñalver, January 6, 2015realmadrid.website
D2015-0607, Real Madrid Club de Futbol v. Ali Syahmi, May 25, 2015realmadrid.science
D2016-0190, Real Madrid Club de Futbol v. Clifford Graham, March 10, 2016realmadrid.buzz
D2016-0191, Real Madrid Club de Futbol v. Wei Ding, March 10, 2016realmadrid.london
D2016-2317, AFC Ajax N.V. v. Alexander Nijeboer, Kleine Bloem B.V., 12 januari 2017ajax.football
D2017-2006, Real Madrid Club de Futbol v. Vladimir Tamasi, December 27, 2017realmadrid.gift
D2018-0006, Paris Saint-Germain Football c. Andres Vallverde Garcia, 2 de marzo de 2018parissaintgermain.group
D2018-0380, Madrid Club de Futbol v. 深圳市弗 兰 广告装 饰 有限公司 , April 17, 2018 realmadrid.vip


Il est conseillé, en particulier, d’enregistrer ou à tout le moins de surveiller les extensions géographiques (v. notre article : Iptwins.com, 25 nov. 2018) et celles ayant un rapport avec les activités sportives (par ex. : .FITNESS., .FIT, FOOTBALL, .HOOKEY, .PLAY, .RUGBY, .RUN, .SOCCER, .SPORT, .SURF, .TENNIS, .TICKETS, .YOGA). En outre, il est utile de rappeler que le .UK ouvre ses conditions d’éligibilité le 25 juin 2019 (Iptwins.com, 4 avril 2019).


Cependant, ce serait comettre une erreur de focaliser l’attention sur les nouveaux gTLDs. En effet, nous pouvons relever des cas de cybersquatting dans les extensions classiques, et ils ne sont pas si anciens (par ex. : D2016-2310, Fédération Internationale de Football Association (“FIFA”) v. Whois Privacy Shield Services / Winsum Wong, January 24, 2017, fifa.net ; D2014-0013, Ligue de Football Professionnel (LFP) contre Hartout Mourad, 3 mars 2014, ligue1.biz ; D2014-1115, Liga Nacional de Futbol Profesional v. Ondrej Pastirik, Pro Region Slovakia, August 11, 2014, laliga.com).

Noms de domaine internationalisés. En outre, nonobstant l’extension, il faut tenir compte des noms de domaine internationalisés (D2017-1308, Futbol Club Barcelona v. Javier Garcia de Leániz, September 25, 2017, barça.com).

brandTLD. Enfin, rappelons que les propriétaires de marques ont la possibilité d’acquérir leur propre extension (.NIKE).

À propos d'IP Twins

IP Twins est un bureau d’enregistrement de noms de domaine accrédité par l’ICANN avec 15 ans d’expérience dans la stratégie et la gestion des noms de domaine.

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IP Twins offre aussi des services de surveillance et de lutte contre la contrefaçon et le cybersquatting. Nous représentons les titulaires de marques dans les procédures UDRP. Notre logiciel de surveillance Detective identifie les contrefaçons en ligne. Nous collectons les preuves et pouvons procéder à la suppression des listes sur des centaines de plateformes de marché, de réseaux sociaux et sur le web en général.

Nous disposons également d’une équipe d’investigation présente en Chine.

N’hésitez pas à nous contacter.