201810.26

PAP contre PapAuto.com : il incombe à celui qui s’en prévaut de prouver la notoriété de sa marque

Les Éditions Neressis éditent la revue d’annonces immobilières « De particulier à particulier ». Elle est titulaire de la marque française n° 1518035 « P.A.P. DE PARTICULIER À PARTICULIER » (classes 16, 35 et 41), de la marque de l’Union européenne n° 006701973 « PAP » (classes 16, 35, 38, 41) et du nom de domaine pap.fr. Ce dernier désigne l’un des sites d’annonces immobilières les plus fréquentés en France. Les Éditions Neressis ont constaté que sur le moteur de recherche Google, une requête portant sur le signe « PAP » faisait apparaître en bonne position le site Internet « PAP AUTO », exploité sous le nom de domaine papauto.com. Ce dernier fournit des petites annonces automobiles. Les constatations d’usage ont révélé que le site papauto.com était exploité par la société Webmastore. Les Éditions Neressis l’ont assignée notamment pour contrefaçon de marques (une marque française et une marque de l’Union européenne) et atteinte à son nom de domaine pap.fr.
Si les faits qui entourent ce conflit sont relativement simples, la procédure, quant à elle, fut longue et complexe. Nous nous en tiendrons à l’essentiel.
Le tribunal de grande instance de paris s’est prononcé dans un jugement du 27 septembre 2013 (TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 27 sept. 2013, RG N°11/14323). Il a jugé qu’en réservant et exploitant le nom de domaine papauto.com, Webmastore avait « commis des actes de parasitisme en portant atteinte au nom de domaine » pap.fr. La formulation peut surprendre dans la mesure où les prétentions relatives au parasitisme sont habituellement distinctes de l’atteinte au signe distinctif que constitute le nom de domaine, les deux fautes pouvant donc donner lieu à des dommages-intérêts distincts. Quoiqu’il en soit, Webmastore fut interdit de réserver ou d’exploiter tout nom de domaine comportant le terme « pap ». Quant aux demandes des Éditions Neressis au titre de la contrefaçon, elles furent rejetées. Appel fut interjeté.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 16 janvier 2015 (Paris, pôle 5, ch. 2, 16 janv. 2015 (RG n°14/03650). Elle a partiellement infirmé le jugement du 27 septembre 2013. Il convient de retenir de cet arrêt que les Éditions Neressis ont à nouveau été déboutées de leurs prétentions au titre de la contrefaçon de marque. Un pourvoi en cassation fut formé. Il importe de préciser que les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel relatives à la marque française n’ont pas fait l’objet du pourvoi.
Le 25 janvier 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel notamment en ce qu’il avait rejeté les demandes des Éditions Neressis au titre de la contrefaçon de la marque de l’Union européenne « PAP » (Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-14.804). La cause et les parties ont donc été renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée. La cour de renvoi a rendu son arrêt le 18 septembre 2018 (Paris, Pôle 5, 1rech., 18 Sept. 2018, n° 113/2018).
Devant la cour de renvoi, les Éditions Neressis soutenaient que Webmastore avait commis des actes de contrefaçon au sens de l’article 9.1 a) et b) du règlement 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire :
« 1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:
a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ».
Après avoir rappelé les motifs des arrêts de la Cour de cassation et de la cour d’appel, la cour de renvoi procède, comme il se doit, à l’analyse des signes et des services en cause, à savoir la marque de l’Union européenne « PAP » (classes 16, 35, 38, 41) et le signe « papauto » utilisé pour des annonces automobiles. D’emblée, la cour écarte l’application de l’article l’article 9.1 a) du règlement 207/2009, les signes « PAP » et « papauto » n’étant pas identiques.
Dès lors, il revenait à la cour de procéder à une analyse des signes et des services au regard de l’article 9.1 a) du règlement 207/2009. S’agissant de la comparaison des services, la cour constate qu’ils sont distincts (annonces immobilières d’une part et annonces automobiles d’autre part), mais relève toutefois « une certaine complémentarité ». Quant aux signes, la cour observe que, sur le site Internet papauto.com, « PAP » se place toujours en position d’attaque, ce qui devrait aller dans le sens de l’existence d’un risque de confusion. Cependant, la cour ajoute que le préfixe « pap » est systématiquement suivi du suffixe « auto », de sorte que, visuellement, phonétiquement et conceptuellement, les signes en concurrence diffèrent. Précisions que la cour de renvoi s’est livrée à une analyse détaillée sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, contrairement à l’examen qu’avait réalisé la cour d’appel, d’où la cassation. Pour conclure, la cour de renvoi ajoute que les différences ainsi mises en lumières ne sauraient être compensées par la complémentarité des services. La demande de contrefaçon sur le fondement de l’article 9.1 b) du règlement 207/2009 est donc rejetée.
Demeurait l’espoir, pour les Éditions Nemerris, de tirer bénéfice de la renommée de sa marque « PAP » et ainsi d’obtenir gain de cause sur le fondement de l’article 9.1 c) du règlement 207/2009 :
« 1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:
(…)
c) d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice ».
Toutefois, indique l’arrêt de la cour de renvoi, l’article 9.1 c) n’a pas été visé par les Éditions Nemerris. En effet, seul l’article l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle est évoqué dans l’arrêt de renvoi, et de manière lapidaire :
« les Éditions Nemerris « relève[nt] que le secteur d’activité est le même, celui des petites annonces sur internet, et fait état de la haute renommée du signe communautaire verbal PAP au sens de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ».
En tout état de cause, il incombe à celui qui s’en prévaut de prouver la notoriété de sa marque. Rappelons que cette dernière, étant un fait juridique, peut être apportée par tout moyen. Dans le présent cas d’espèce, la cour de renvoi (comme l’avait fait la cour d’appel) indique que les Éditions Nemerris n’ont pas apporté la preuve de cette notoriété.
Au final, la cour de renvoi a rejeté la demande des Éditions Nemerris visant à faire établir l’existence d’une contrefaçon de sa marque européenne « PAP ». 

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