201809.12

Que faire avec des noms de domaine tels que starbucksnestle.com et starbucks-nestle.com ?

L’annonce d’un partenariat commercial entre Nestlé (nestle.com, 7 mai 2018) et Starbucks (starbucks.com, 28 août 2018) n’a pas manqué de nourrir l’imagination des cybersquatteurs. De nombreux noms de domaine combinant les marques « nestle » et « starbucks » furent enregistrés. Des procédures DRP ont été engagées, dont la procédure D2018-1183 diligentée par la Société des Produits Nestlé à l’encontre d’un justiciable américain qui avait enregistré deux noms de domaine, dont un le 7 mai 2018, soit le jour même de l’annonce (WIPO, D2018-1183, Société des Produits Nestlé S.A. v. R., L., August 27, 2018, starbucksnestle.com and starbucks-nestle.com, transfer). Cette décision — comme d’autres concernant ce partenariat (WIPO, D2018-1398, Société des Produits Nestlé S.A v. T. P. D., 7 tháng 8 năm 2018 (nestlestarbucks.com và nestle-starbucks.com, transfer))—, offre l’occasion de revenir sur les points juridiques qui se posent en de pareilles situations.
Le mariage ou le rapprochement de sociétés propriétaires de marques renommées aboutit presque systématiquement à des cas de cybersquatting. Bien souvent, la seule annonce d’une fusion ou d’un contrat commercial provoque l’apparition de noms de domaine le jour même ou dans les jours qui suivent. Il arrive parfois que le nom de domaine soit enregistré avant toute annonce publique, ce qui révèle une faille dans la chaîne de maintien de la confidentialité.
Date de l’annonce publiqueDate(s) d’enregistrementDécision
14/09/201615/09/2016WIPO, DCO2017-0039, Bayer AG v. X. P., December 8, 2017 (bayer-monsanto.co, transfer)
24/09/201723/09/2017WIPO, D2017-1898, Siemens AG v. Y. M. L., L. Y. M., December 4, 2017 (siemens-alstom.com
and siemensalstom.info, transfer)
01/01/197001/01/1970WIPO, D2017-1897, Siemens AG v. H. L. L., November 30, 2017 (siemensalstom.com, transfer)
24/09/201722/09/2017WIPO, D2017-1897, Siemens AG v. H. L. L., November 30, 2017 (siemensalstom.com, transfer)
06/11/201506/11/2015WIPO, D2016-1518, FNAC and Établissements Darty et Fils v. J., September 19, 2016 (fnac-darty.com, transfer)
08/12/201509/12/2015WIPO, D2016-0596, The Dow Chemical Company and E. I. du Pont de Nemours and Company v. J. C. S., July 13, 2016 (dowduchemical.com, dowdu.net, dowdupontchemical.com, duchemical.com, dudowchemical.com, dudow.net, and dupontdowchemical.net, transfer)
07/04/201404/04/2014WIPO, D2014-0718, Holcim Ltd, v. Zoo / UJ0205, July 14, 2014 (lafargeholcim.com, transfer)
25/08/200928/08/2009WIPO, D2010-0259, Sodexo, Groupama v. M5 Industries, A. B., April 12, 2010 (groupamabysodexo.com, transfer)
2004-0616/11/2005WIPO, D2009-0060, SAP AG v. R. C., March 6, 2009 (sap-microsoft.com, transfer)
21/09/200621/09/2006WIPO, D2006-1433, Merck KGaA v. Private Registration Service, NETNIC Private Registration Service, January 31,2007, (merck-serono.info and merckserono.info, transfer)
07/02/200607/02/2006WIPO, D2006-1353, Mittal Steel Technologies Limited , Mittal Steel Company NV and Arcelor SA v. J. F. S., January 31, 2007 (mittal-arcelor.info, mittal-france.info, mittal-steel.info, transfer)
Quelques jours auparavant11/04/2005WIPO, D2005-1118, Neuf Telecom, Cegetel v. H.-J. S., December 21 (2005, neufcegetel.com, transfer)
“Fin 2002 / début 2003”20/01/2003WIPO, D2003-0899, Aventis SA , Aventis Pharma SA. v. N. O., January 16, 2004 (aventis-sanofi.com, sanofi-aventis.com, sanofiaventis.com, transfer)
07/01/200307/01/2003WIPO, D2003-0112, Konica Corporation, Minolta Kabushiki Kaisha aka Minolta Co., Ltd. v. IC, March 31, 2003, (konicaminolta.net, transfer)
06/12/199906/12/1999WIPO, D2001-1424, Framatome, Siemens Aktiengesellschaft and Framatome ANP v. Manu&Gil, January 31, 2002 (framatome-siemens.com, transfer)
01/01/19702000-06-13 et 14WIPO, D2000-0685, Vivendi S.A., The Seagram Company Ltd., Joseph E. Seagram & Sons, Inc., Universal Studios, Inc., and Universal City Studios, Inc. v. CPIC NET, September 12, 2000 (vivendiuniversal.org, vivendiuniversalinc.com, vivendiuniversalcorp.com, vivendiuniversaltv.com, vivendiuniversalstudio.com, vivendiuniversalmusic.com, vivendiuniversalmovies.com, vivendiuniversalmedia.com, vivendiuniversalfilms.com,
ivivendiuniversal.com, evivendiuniversal.com, vivendiseagram.com, vivendi-seagram.com vivendiseagram.net vivendi-seagram.net, transfer)
22/01/200022/01/2000WIPO, D2000-0433, Time Warner Inc. and EMI Group plc v. CPIC Net, September 15, 2000 (emiwarnermusic.com, emiwarner.org, emiwarner.net, warneremi.net, warneremi.org, transfer)
11/07/199917/07/1999WIPO, D2000-1603, Clifford Chance LLP And Pünder GmbH v. CPIC Inc., January 28, 2001 (cliffordchancepuender.com, transfer)
On a également vu deux marques concurrentes se côtoyer dans un nom de domaine. À titre d’exemples, ceux-ci ont fait l’objet de procédures DRP devant l’OMPI :

whatsappandroid.com
whatsappipad.com
whatsappiphone.com
WhatsApp
Android
iPad
iPhone
WIPO, D2012-0674, WhatsApp Inc. v. Private Whois, June 18, 2012, (whatsappandroid.com, whatsappipad.com, whatsappiphone.com, transfer)
yahooebay.org
yahooebaycorp.com yahooebaygroup.com yahoo-ebay.com
ebay-yahoo.com
ebayyahoo.net
yahoobay.net
yahoobay.org
Yahoo!
eBay
WIPO, D2001-0195, Yahoo! Inc. v. CPIC NET and S. H., May 8, 2001 (yahooebay.org, yahooebaycorp.com, yahooebaygroup.com, yahoo-ebay.com, ebay-yahoo.com, ebayyahoo.net, yahoobay.net, yahoobay.org, transfer)
Enfin, nous pouvons mentionner le cas de l’association des marques d’un fabriquant et d’un distributeur.
decathlon-nike.comDecathlon
Nike
WIPO, D2014-1996, Decathlon SAS v. N. M., January 27, 2015 (decathlon-nike.com, transfer)
gosport-nike.comGo Sport
Nike
WIPO, D2015-0389, Go Sport v. C. T., April 16, 2015 (gosport-nike.com, transfer)
La présence de marques appartenant à diverses parties soulève un certain nombre de questions sur les plans stratégique, contractuel et procédural.

Sur le plan stratégique et contractuel

La situation oblige les propriétaires de marques à s’accorder sur la mise en œuvre de la procédure de recouvrement des noms de domaine : par qui les coûts occasionnés doivent-ils être supportés ? Les noms de domaine devront-ils être annulés ou transférés ? Le cas échéant, qui devrait avoir la charge de la gestion et du maintien des noms de domaine ? Les frais y afférant devront-ils être répartis et, dans l’affirmative, selon quelles modalités ?
Dans le cas d’une opération de bourse ou d’un partenariat, les réponses à ces questions doivent être prévues dans le contrat. Dans cette même hypothèse, il est également conseillé de procéder aux enregistrements préventifs d’une sélection de noms de domaine, histoire de couper l’herbe sous les pieds des opportunistes, étant convenu que le coût total de ces enregistrements demeurera moins élevé que celui d’une ou plusieurs procédures DRP. De tels enregistrements devraient avoir lieu au plus tard le jour de l’annonce de l’opération. S’il est jugé délicat d’y procéder avant l’annonce, il n’est pas inutile de réserver les noms de domaine de façon momentanément anonyme.

Sur le plan procédural

La question qui se pose est la suivante : en présence d’un nom de domaine présentant les caractéristiques <marque1+marque2.tld>, les panélistes peuvent-ils ordonner la transfert du nom de domaine au propriétaire de la marque 1 sans tenir compte du consentement du propriétaire de la marque 2 lorsque ce dernier n’est pas partie à la procédure ? La jurisprudence est partagée (WIPO Jurisprudential Overview 3.0, para. 4.13). Une première position revient à considérer que le panéliste dispose du pouvoir de transférer le nom de domaine, sans préjudice des droits du tiers (par ex. : WIPO, D2016-2219, Aldi GmbH & Co. KG, Aldi Stores Limited v. R. B., January 13, 2017 (aldiorlidl.com and lidloraldi.com, transfer) ; WIPO, D2011-1057, LEGO Juris A/S v. Suka LLC, August 14, 2011 (legohalo.org and legospiderman.net, transfer)). La seconde position, raisonnablement plus lente mais assurément plus prudente, consiste à rendre une ordonnance de procédure visant à garantir que le tiers ne s’opposera pas au transfert du nom de domaine (WIPO, D2015-1507, Kabbage, Inc. v. Oneandone Private Registration, 1&1 Internet Inc., 1and1.com, R. H., Ridiculous File Sharing, November 20, 2015 (kabbagefund.com, kabbagefunding.com, kabbagemail.com, kabbageworkingcapital.com, kabbage4amazon.com and kabbage4etsy.com, transfer)). Dans l’hypothèse d’une fusion, d’une acquisition ou d’un partenariat commercial, cette seconde solution paraît la plus raisonnable, à moins que la partie ayant engagé la DRP produise une copie du contrat exprimant le consentement du tiers de manière non équivoque. Dans le doute, la prudence impose au panéliste d’ordonner l’annulation du nom de domaine. En présence de marques concurrentes, le doute n’est pas permis et, en l’absence de l’accord des parties, cette dernière option paraît devoir s’imposer (WIPO, D2003-0725, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Automotive Parts Solutions, November 17, 2003 (porschepartx.com, transfer ; 911hyundai.com, cancellation)).
Si les propriétaires de marques décident d’agir de concert contre le titulaire du nom de domaine, il va de soi que le panéliste devra vérifier que les demandeurs ont un intérêt commun à agir contre le défendeur et que cette situation ne nuira pas à l’équité (WIPO Jurisprudential Overview 3.0, para. 4.11.1).

À propos d’IP Twins

IP Twins propose des services d’enregistrement, de gestion et de surveillance de noms de domaine. Grâce à Detective, nous collectons les preuves d’actes de cybersquatting. Notre équipe est composée de juristes spécialisés en droit des marques dans l’espace numérique. Nous vous conseillons sur toutes les questions relatives aux noms de domaine. Nous pouvons également vous conseiller ou vous représenter dans les procédures extrajudiciaires (UDRP et autres DRP).