201806.27

Harley Davidson c. SunFrog : le pouvoir dissuasif de la réparation forfaitaire

La société SunFrog a été condamnée, pour contrefaçon de marques, à payer à la société Harley Davidson près de 20 millions de dollars (H-D U.S.A., LLC and Harley Davidson Motor Company Group, LLC, v. SunFrog, LLC, No. 17-CV-711-JPS, U.S. District Court Eastern District of Wisconsin).
SunFrog est une place de marché qui met à la disposition de ses utilisateurs des outils de création dont le produit est destiné à être imprimé sur des vêtements avant d’être acheminé chez les acheteurs. La plateforme est nourrie de créations déposées par les utilisateurs sur une banque d’images appelée All Art Database. SunFrog fournit le logiciel de création, prend en charge la communication et le marketing (essentiellement sur Facebook), vend les vêtements, les imprime et les envoie aux acheteurs. SunFrog perçoit entre 54,5% et 60% du prix de vente. Dans ces conditions, son rôle actif est difficilement discutable.
Le modèle ingénieux d’impression sur demande a rapidement fait ses preuves. Dès sa deuxième année, son chiffre d’affaire dépassait 100 millions de dollars. Cependant, puisque la base de données est nourrie par des utilisateurs tiers, il était indispensable d’intégrer à la plateforme des outils anti-contrefaçon. Or SunFrog n’avait pas tenu compte de l’importance des droits de propriété intellectuelle dans son modèle. Bien mal lui en a prit.
Le fabriquant de motos Harley Davidson (HD) avait constaté que ses marques étaient disponibles dans la All Art Database. Elles étaient également utilisées sur la plateforme de vente de vêtements. Qui plus est, les marques de HD étaient parfois associées à des termes ou symboles religieux ou dénigrants car violents ou vulgaires. En avril 2017, HD avait détecté 2575 utilisations non autorisées de ses marques sur SunFrog. HD a procédé à des tests d’achats qui se sont révélés positifs. Puis, HD a exigé la suppression des logos et des articles. Les contrefaçons furent retirées, mais partiellement et temporairement. En réalité, comme SunFrog n’avait pas investi dans les ressources humaines et techniques nécessaires, la plateforme, victime de son succès, ne disposait pas d’un protocole satisfaisant pour faire face à la situation. Telles sont les circonstances dans lesquelles HD a assigné SunFrog en contrefaçon de marques.
La défense de SunFrog reposait sur l’arrêt Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc.(600 F.3d 93, 2d Cir. 2010). Pour rappel, la cour avait relevé que la société  eBay ne voyait et n’inspectait pas les marchandises vendues sur son site, les transactions étant réalisées directement entre vendeurs et acheteurs, de sorte qu’eBay se trouvait dans l’incapacité d’évaluer si un produit constituait une contrefaçon. En outre, la cour avait tenu compte de la mise en place, par eBay, d’un système anti-contrefaçon qualifié de robuste. La cour en avait déduit que la responsabilité d’eBay ne pouvait être engagée pour des actes de contrefaçon commis par ses utilisateurs. Enfin, la cour avait ajouté qu’il n’existait pas suffisamment de preuves pour affirmer qu’eBay fermait délibérément les yeux sur les ventes de contrefaçons.
SunFrog s’est identifié à eBay. Ce faisant, SunFrog entendait bénéficier de l’immunité accordée aux intermédiaires. Cependant, ce système de défense a été balayé d’un revers de main. En effet, la cour a relevé que SunFrog annonçait et vendait des produits contrefaits, imprimaient elle-même les produits, les emballait, les expédiait, et traitait les paiements. Elle a ajouté que SunFrog était indiscutablement impliquée dans la création des œuvres graphiques contrefaisantes, leur hébergement dans la All Art Database et dans les campagnes de marketing qualifiées d’ « agressives ». Elle en a conclu que SunFrog n’était pas simple intermédiaire mais bien contrefacteur.
Ce n’est pas tout. L’attitude et la défense de SunFrog ont exaspéré le juge Stadtmueller :
« SunFrog plaide l’ignorance tout en étant assis sur une montagne de ressources qui pourraient être déployées pour développer une technologie efficace, des procédures d’examen, ou une formation des employées pour aider à combattre la contrefaçon. Au lieu de cela, elle choisit de s’appuyer sur des arguments juridiques incongrus ».
Et le juge d’ajouter :
« En droit, comme en affaires, l’intelligence et la technicité sont de mauvais substituts au travail acharné et à l’honnêteté. SunFrog a délibérément contrefait les marques de Harley-Davidson ».
Restait à évaluer la réparation. La loi régissant le droit américain des marques (Lanham Act) prévoit une réparation forfaitaire dont le montant peut être bien plus élevé si le caractère intentionnel de la contrefaçon est démontré. Sur ce point, la décision rappelle que le comportement du défendeur peut être pris en considération, notamment lorsqu’il a ignoré les revendications du demandeur ou n’a pas pris la peine de solliciter les conseils d’un avocat. L’évaluation de la réparation doit également tenir compte de la valeur des marques contrefaites et des efforts produits pour la protection de ces dernières. En l’espèce, la cour reconnaît un dommage à la réputation de la marque, compte tenu de la piètre qualité des contrefaçons et de l’association avec des termes ou graphismes incompatibles avec l’image des marques HD. Enfin, lorsque cela s’impose, le montant de la réparation peut être déterminé de manière dissuasive. La cour rappelle le principe suivant :
« le Lanham Act permet de prononcer une réparation forfaitaire importante même lorsque les dommages réels sont minimes, et ce de manière à créer un effet dissuasif. Celui-ci s’impose lorsque le contrefacteur utilise les capacités offertes par l’Internet pour s’assurer une distribution phénoménale et rapide de produits contrefaits ».
Compte tenu des circonstances, une sanction ferme s’imposait. Mais le juge devait aussi veiller à ne pas compromettre l’existence même de SunFrog. Ainsi a-t-il estimé qu’une juste réparation devait s’élever à 19 200 000 dollars.
Le caractère dissuasif de la décision est clairement énoncé :
« pour servir d’avertissement à ceux qui exploitent des entreprises sur Internet dans l’espoir d’une réussite fulgurante afin qu’ils prennent conscience que les titulaires de droits ne devraient pas avoir besoin d’attendre la fin des douleurs de croissance entrepreneuriales ».
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