201806.15

Viking.com ou la saga d’un raid perdu d’avance

Une décision UDRP rendue sous l’égide du centre d’arbitrage de l’OMPI le 23 février 2018 a rejeté la plainte de la société Aurelius RHO GTM Development Limited à l’encontre de la société Office Depot, Inc. portant sur Viking.com. La plainte a été jugée abusive, le panel l’ayant qualifiée de “Reverse Domain Name Hijacking” (RDNH).
Qu’est-ce que la qualification de RDNH ? Une société déposant une plainte UDRP aux fondements juridiques manifestement déficients au regard des principes UDRP peut voir sa plainte qualifiée de RDNH à la demande du défendeur.
En pratique, au stade de l’UDRP cette qualification n’a guère plus d’effet qu’un “mur de la honte” pour la personne qui dépose la plainte (ou son conseil !). On peut néanmoins imaginer qu’une telle décision pourrait être versée au dossier d’une éventuelle action en ultérieure. 
Revenons à la décision UDRP. En 2016, les deux parties concluent un accord aux termes duquel Aurelius RHO GTM Development rachète la partie Européenne de l’activité “VIKING” d’Office Depot en Europe. Au moment de l’accord, viking.com était réservé et exploité par Office Depot depuis plus de 15 ans. Ce nom de domaine n’a pas été cédé par Office Depot aux termes de l’accord.
En 2017, Aurelius RHO GTM Development a déposé une plainte UDRP demandant le transfert de viking.com en se basant notamment sur une clause “wrong pockets” du contrat de 2016 qui prévoyait le transfert au bénéfice du cessionnaire de tout actif de propriété intellectuelle concernant l’Europe qui aurait été “oublié” dans le contrat.
Sans s’appesantir sur l’ensemble des faits du dossier, plusieurs éléments auraient dû alerter Aurelius RHO GTM Development au stade de la simple réflexion sur une éventuelle plainte UDRP
  • La réservation viking.com par Office Depot précédait de plus de 15 ans l’acquisition des marques VIKING par Aurelius RHO GTM Development, ce qui exclut d’emblée une réservation de viking.com de mauvaise foi ;
  • Office Depot disposait de marques “VIKING” dans le reste du monde et redirigeait ce dernier vers une page de son site officedepot.com. Dans ces conditions, la démonstration d’une absence d’intérêt légitime au regard des principes UDRP semblait compromise.
  • La procédure UDRP a été conçue pour des situations relevant du cybersquatting et non pour des litiges relevant du droit des contrats. Dans la mesure ou viking.com n’avait pas été cédé aux termes du contrat, l’interprétation de la clause “wrong pockets” relevait d’un tribunal compétent, pas d’un panel UDRP.
Sans surprise, et sans préjudice des arguments qu’ Aurelius RHO GTM Development pourrait avancer devant un tribunal, la plainte s’est vu sèchement rejetée par le Panel (3 panélistes) nommés par le centre d’arbitrage de l’OMPI.
On peut dire qu’ Aurelius RHO GTM Development s’est donné un coup de hache dans le pied en tentant de récupérer viking.com par le biais d’une procédure UDRP.
Depuis la décision, le nom de domaine viking.com semble avoir été cédé par Office Depot à une société de Tourisme domiciliée au Canada.
Il est recommandé de se faire assister par un conseil expérimenté lorsqu’une procédure UDRP est envisagée. L’équipe d’IP Twins, composée de Juristes en propriété intellectuelle expérimentés en procédures afférents aux noms de domaine (UDRP, URS…), est bien entendue à votre disposition pour vous assister sur ce terrain.
Au delà de la procédure UDRP, cette décision est aussi l’occasion de rappeler qu’en cas de cession ou d’acquisition d’une activité, une évaluation et une délimitation précise des actifs cédés est très importante afin de prévenir tout litige. C’est  particulièrement le cas lorsque des noms de domaine à haute valeur intrinsèque comme Viking.com sont susceptibles d’être inclus dans un accord.
Notre équipe ainsi que nos solutions dédiées sont à votre disposition pour effectuer des audits ou reconstitutions de portefeuille de noms de domaine, très utiles dans le cas de cession ou de rachat de marques et / ou d’activités.