IP TWINS is proud to be a Gold Sponsor of the forthcoming INTA forum on anricounterfeiting which takes place in Paris, on December 4 and 5, next.

We heartily welcome all the speakers and attendees and look forward to meeting you there!

2 décisions récentes illustrent parfaitement l’attitude de nombreux internautes face à la relative liberté qu’offre le Web. L’absence de contrôle (qui, certes, serait difficile à mettre en place) de la plupart des Registrars lors de la réservation des noms de domaine, l’automatisation de la procédure d’enregistrement, aboutissent malheureusement à laisser penser à des internautes qu’ils peuvent réserver n’importe quel nom de domaine.

Dans la décision No. D2008-1334, le défendeur avait réservé le nom de domaine [adidasfootballshop.com] et exploité ce nom pour la commercialisation de produits de la marque ADIDAS.  Le titulaire de cette marque a fait valoir ses droits, au grand étonnement du défendeur, également réservataire des noms [supergasshop.com], [allstarconverseshop.com] ou encore [crocsshop.it].

Dans la décision No. DFR2008-0011, le nom de domaine litigieux était [orangeiphone.fr], exploité pour un blog d’information sur le téléphone de marque IPHONE, proposé par la société ORANGE. Là encore, le défendeur avait considéré, dans un courrier au plaignant qu’“aucune ambigüité n’était possible quant à l’appartenance de ce site à un tiers autre qu’ORANGEFRANCE”, et son blog ayant pour unique “but d’informer, à l’exclusion de toute activité lucrative”, il estimait ne pas pouvoir être accusé de contrefaçon ou de concurrence déloyale.

Dans les deux cas, les Panels ont sans grande surprise- conclu à la confusion des noms litigieux avec les marques antérieures, à l’absence de légitimité des défendeurs et à leur mauvaise foi dans la mesure où l’un comme l’autre avait sans doute possible connaissance des droits des plaignants sur les dénominations visées.

Absence d’information des internautes, négligence de certains Registrars…un grand nombre de plaintes UDRP n’auraient probablement pas lieu d’être si le droit des Marques était mieux connu et respecté sur Internet.

Laëtitia Canezza

Lu dans Spicy IP un commentaire de la récente décision UDRP D2008-0936 aux termes de laquelle:

“even an unauthorized re-seller had the right to use the manufacturer’s trademark, not owned by the re-seller, as a domain name, provided that the re-seller in question had a legitimate business interest“.

Cette décision est mise en comparaison avec la décision Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc. D2001-0903 qui concernait, elle, un revendeur autorisé.

Sylvain Hirsch

Dans la série « encore une nouvelle extension », est apparu cette année le .CO.NL.  Il a le goût du .NL, l’aspect du .CO.UK, mais il a surtout l’odeur du coup tordu…

Contrairement à ce qu’on pourrait supposer, CO.NL n’est pas une extension proposée par le Registre néerlandais ou par l’ICANN, mais est un nom de domaine réservé par la société EURODNS, Registrar qui n’en est pas à sa première initiative peu orthodoxe.

Le .CO.NL est habilement présenté comme une nouvelle manière de gagner en visibilité, pour notamment approcher les internautes anglo-saxons déjà habitués à utiliser le .CO.UK.  De fait, ce qui est ainsi proposé à grand renfort de discours au ton officiel pontifiant n’est que l’enregistrement de noms de domaine de troisième niveau, à savoir de sous-domaines du nom de domaine CO.NL.
Le discours des promoteurs de ce “business” est crédible et même convaincant grâce à l’organisation d’un lancement calqué sur celui de vraies extensions (sunrise period, landrush period),  la caution de la référence nationale .NL, des noms de partenaires sérieux tels que Deloitte, la Cour d’Arbitrage Tchèque et de nombreux Registrars disposés à proposer cette soi-disant « extension » à la vente.
Mais que l’on ne s’y trompe pas : ce qui est recherché ici c’est de profiter de la confusion née de la multiplicité des extensions pour tenter une belle opération commerciale jamais vue ou presque (on se souvient des pseudos extensions .eu.com, .uk.com… proposées par CentralNic qui fonctionnent sur le même principe, sans toutefois prétendre revendiquer la même dignité, ni particper à la même vertu et candeur officielle que celles de .CO.NL.
Bien que précisant de manière très explicite que le CO.NL ne dépend pas du Registre néerlandais, qu’il s’agit bien d’un nom de domaine et non d’un sous-domaine, EuroDNS argue qu’au final il n’y a pas de différences entre le site http://abc.co.uk et http://abc.co.nl.

Les titulaires de droits de Propriété Intellectuelle dont les marques et autres signes distinctifs seront peut être abusivement enregistrés sous cette pseudo extension ne manqueront certainement pas d’apprécier et de le faire savoir.

Conscients que rien ni personne, aujourd’hui, ne peut légalement s’opposer à ce type d’opérations, nous déplorons néanmoins cette pratique et nous élevons contre sa mise en oeuvre qui selon nous, participe de la difficulté d’harmoniser les législations et les pratiques en matière de noms de domaine et, pour les titulaires de marques et de noms de domaine, de s’y retrouver dans les nombreuses extensions disponibles sur Internet.

Sylvain Hirsch

Ou du moins quand ilcontinue de s’ouvrir.

Deux pays ont récemment pris la décision d’ouvrir l’enregistrement de leur extension à tous, ou presque :

La SLOVENIE
A compter du 6 novembre 2008, toute personne physique ou morale pourra procéder à l’enregistrement du ou des noms de domaine de son choix, sans condition d’éligibilité à remplir.

La BULGARIE
L’enregistrement d’un nom de domaine bulgare était jusqu’ici soumis à de nombreuses conditions : (extension réservée aux sociétés locales ou aux titulaires de marques, le nom de domaine devait correspondre à a raison sociale ou à la marque invoquée…)

Or, depuis le 25 août dernier, les démarches nécessaires à l’enregistrement du .bg ont été simplifiées.  En effet, il n’est désormais plus obligatoire de fournir les preuves de sa légitimité sur le nom de domaine choisi.

Deux procédures sont désormais possibles :
1) soit continuer d’utiliser l’enregistrement “protégé” (c’est-à-dire l’ancien système) qui requiert toujours pour le demandeur de fournir un document prouvant sa légitimité sur le nom de domaine ;
2) soit procéder à l’enregistrement “non protégé”, c’est-à-dire ouvert à tous sans restriction.
Comme c’est le cas pour la plupart des extensions, un nom de domaine non protégé pourra être contesté par une tierce personne si celle-ci peut faire valoir l’antériorité de ses droits sur le nom.

REGISTER.BG
[25.08.2008] Register.BG has extended the possibilities for domain name registration in the .bg zone, allowing the registrants on their own risk to register domain names without providing grounds for the name. In order to solve potential disputes between registrants and domain name applicants, Register.BG establishes a Dispute committee. The updated Terms and Conditions are published at https://www.register.bg.

Cette ouverture progressive des extensions traduit une libéralisation bien dans l’air du temps, pour les noms de domaine en tous cas !

Jean-Baptiste Sirand

Dans sa décision D2008-1206 du 03/10/2008 , le Centre d’Arbitrage de l’OMPI a débouté la société Hogrefe AG, titulaire de la marque RORSCHACH, dans sa demande de transfert du nom de domaine [rorschachonline.com] enregistré par un psychologue brésilien.

Le célèbre test de Rorschach tient son nom du psychiatre et psychanalyste Hermann Rorschach en 1921, et  consiste en une série de taches symétriques qui sont proposées à la libre interprétation du sujet.

Le plaignant fait valoir des droits de copyright sur ces fameux tests ainsi que des droits de marques sur le nom RORSCHACH.

Le défendeur quant à lui oppose l’épuisement du droit d’auteur selon la loi suisse et argue que le « test de Rorschach » est tombé dans le domaine public depuis 1973. Selon lui, le nom Rorschach est communément utilisé dans le langage des psychologues.

Faisant fi de ces considérations, le panel s’est quant à lui contenté d’appliquer les 3 critères en matière d’UDRP et conclut que le nom de domaine litigieux est bien similaire à la marque antérieure enregistrée. Néanmoins, le Panel constate que le nom « Rorschach » est largement utilisé sur Internet, sans la mention « marque enregistrée » “(the term is not predominately used as a trademark identifier associated with goods or services of Complainant“) tet que des dictionnaires médicaux citent le nom de Rorschach comme le nom communément utilisé pour ce type de tests. Par ailleurs, et dans la mesure où le défendeur utilise le nom de domaine en lien avec les tests sus-mentionnés, le Panel reconnaît son intérêt légitime et sa bonne foi.

Au final, cette décision souligne surtout l’importance d’éviter par tous moyens le prix de la notoriété de sa marque : devenir un terme usuel, entrer dans le vocabulaire comme un nom commun, générique.

Laëtitia Canezza

Le lundi 27 octobre, IP Twins (enfin, l’auteur de ces lignes) a eu le plaisir d’assister au colloque organisé par l’IRPI « CONTREFACON SUR INTERNET : Les enjeux du droit d’auteur sur le WEB 2.0 ».

Ce colloque s’est tenu à quelques heures du passage du projet de loi dite HADOPI « favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet » devant le Parlement.

Les différentes interventions ont mis en évidence l’importance des atteintes venues du Net. Les nombreuses incertitudes quant à l’attitude à adopter ont confirmé que les débats devant l’Assemblée risquaient de se montrer particulièrement houleux.

Nous avons pu constater qu’Internet cause aux Auteurs des difficultés similaires à celles que rencontrent les titulaires de marques.

• Tout d’abord, le web génère une forte augmentation des atteintes aux droits d’Auteur comme aux droits de marques : ainsi, le téléchargement illégal dans un cas, le cybersquatting dans l’autre.
• Ensuite, même une fois l’atteinte détectée, il peut être difficile d’identifier l’auteur de l’atteinte : identité d’emprunt, anonymat, serveurs inaccessibles localisés en Ukraine ou au Nigeria….
• Enfin, les stratégies classiques de protection des droits de propriété intellectuelle ou industrielle, sans être devenues complètement caduques méritent d’être adaptées. Les nouveaux acteurs de l’internet (hébergeurs, fournisseurs d’accès, moteurs de recherche, sites de réseaux…) peinent à être intégrés dans les systèmes  classiques de responsabilité, ce dont témoigne le projet de loi.

Les difficultés à obtenir une réparation d’un dommage doivent inciter les titulaires de droits d’auteur ou de marques à :

1. prévenir les dommages en mettant en place une surveillance de leurs droits sur le web et parmi les noms de domaine
2. envisager de nouveaux modèles économiques et consacrer un budget plus important à leur  communication / protection sur le web.

Les débats parlementaires concernant la diffusion et la protection de la création sur internet, seront limités aux enjeux liés au droit d’auteur, mais la nouvelle donne en matière de responsabilité des différents acteurs, sera intéressante pour les titulaires de marque également.

Affaire à suivre, et en attendant, surveillez, surveillez et surveillez encore!

Jean-Baptiste Sirand

A chaque jour suffit sa peine, et les avocats de Google ont à peine le temps de clore un litige qu’une nouvelle action en contrefaçon de marques / concurrence déloyale ou autre est intentée à l’encontre du géant du Net.

Ce mois-ci, le programme Google AdSense est dans la ligne de mire des titulaires de marques aux Etats Unis.  Ce programme définit des annonces commerciales qui correspondent au contenu du site, et propose une rémunération à chaque clic des internautes sur les liens.

(c) GOOGLE

Selon le Professeur Ben Edelman de l’Université de Harvard, dans son étude du 13/10/2008 , Google profiterait largement des actes de typosquatting à travers son programme AdSense.

Pour mémoire, le typosquatting consiste à enregistrer des noms de domaine détournant des marques enregistrées en anticipant les fautes de frappe ou d’inattention des internautes pour bénéficier du flux généré par la marque (ex : googgle.com ou gooogle.com…).

Ainsi, le titulaire d’une marque paye Google pour qu’un lien « sponsorisé » soit proposé vers son site sur toute page de tiers évoquant sa marque.  L’internaute faisant une recherche sur la marque sans faire attention à l’orthographe du nom pourrait être redirigé vers la page de parcage d’un typosquatteur, proposant une liste de liens « sponsorisés », faisant ainsi, d’un simple clic, bénéficier le typosquatteur de la rémunération afférente.
Le typosquatting étant illégal, une  « class action » a été introduite contre Google en tant que complice d’actes de contrefaçon.
Un débat important en découle entre Google soutenant que sa charte respecte la Digital Millennium Copyright Act dans la mesure où il propose le retrait des sites litigieux sur demande des titulaires de marques et faisant valoir qu’il ne peut savoir si un domaine contrefait ou non une marque vu l’automatisation des enregistrements et de son programme…
Les parties adverses quant à elles, se basent sur l’Anti-cybersquatting Consumer Protection Act of 1999, explicite en matière de contrefaçon de marque et de typosquatting.
Il reviendra au juge fédéral saisi de trancher entre les deux parties. Sa décision aura un impact certain sur le développement ou le ralentissement de la pratique de typosquatting.

Laetitia Canezza

Nous les attendions, les voici les voilà, les premières décisions de l’AFNIC suite à l’application de la nouvelle procédure de résolution des cas de violations manifestes du décret du 06/02/2007 :

Au hasard des lectures des 5 décisions publiées aujourd’hui, un certain nombre d’interrogations se dressent quant à la méthode appliquée par l’AFNIC pour rendre ses décisions.

Dans 3 de ces décisions, le titulaire du nom de domaine a justifié l’enregistrement de bonne foi et accepté sans rechigner de transférer le nom. Facile.

Les deux autres décisions posent davantage problème.
Dans la décision No. FR00008 (société ICLICMEDIA v. M.T.C. pour [ameeti.fr]), le Requérant a fait valoir ses droits sur la marque AMEETY et que l’enregistrement du nom de domaine [ameeti.fr] était une violation manifeste de l’article R.20-44-45 du décret du 06/02/2007 (« un nom identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi »).

Le titulaire se défend en indiquant que son activité n’est pas concurrente de celle du Requérant, et qu’un arrangement amiable avait été proposé, sans résultat.

Pour les motifs suivants :
-    le Requérant est titulaire d’une marque enregistrée,
-    le nom de domaine est quasi-identique à cette marque,
-    le nom de domaine est exploité pour une activité identique à celle du Requérant,
-    le Titulaire n’a pas démontré son intérêt légitime sur le nom de domaine,
l’AFNIC a considéré que l’enregistrement du nom était bien une violation manifeste de l’article R 20-44-45 et a accordé la transmission du nom au Requérant.

Dans la décision No. FR00005 (M et Mme R c. SARL Kangaroo pour [parispascher.fr], le Requérant titulaire de la marque française enregistrée PARIS PAS CHER et faisait valoir l’article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle pour argumenter que « est considérée comme une contrefaçon par la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la reproduction de la marque pour désigner un site internet n’appartenant pas au titulaire de la marque, un nom de domaine ne pouvant contrefaire une marque antérieure ».
Le titulaire n’a pas souhaité répondre.

Aux motifs suivants :
-    le Requérant est titulaire d’une marque enregistrée
-    le Requérant n’a pas apporté la preuve de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du titulaire à faire valoir sur ce nom de domaine ainsi que de sa mauvaise foi,
-    le Requérant n’a pas fourni d’éléments concernant d’éventuelles actions qu’il aurait menées depuis l’enregistrement dudit nom de domaine en vue de faire valoir ses droits sur celui-ci,
l’AFNIC a débouté le Requérant de sa demande de transmission du nom.

On peut s’interroger sur la différence de traitement entre les deux décisions :
-    dans la décision [ameeti.fr], il semble que l’AFNIC attendait du titulaire qu’il prouve son droit ou intérêt légitime sur le nom AMEETI alors que dans [parispascher.fr], il serait revenu au Requérant de déterminer les droits éventuels du titulaire ?
-    les motifs de l’AFNIC dans la décision [parispascher.fr] ressemblent tout à fait aux critères UDRP : droit sur le nom, absence de légitimité et mauvaise foi du titulaire. Pourtant, l’AFNIC n’est pas allé jusqu’à adopter l’idée que l’absence de réponse du titulaire était signe de mauvaise foi.
-    Dans la décision [parispascher.fr], l’AFNIC ne semble pas tenir compte de l’identité du nom de domaine et de la marque antérieure et laisse supposer qu’il ne lui revient pas de faire une recherche sur l’activité des parties en présence.

On pourrait supposer que dans sa plainte contre le nom de domaine [parispascher.fr] le Requérant aurait pu étayer son argumentation en comparant l’activité développée sous ce nom de domaine à sa propre activité.

Néanmoins, pratiquement, il n’est fait nulle mention dans le formulaire en ligne de dépôt de plainte, qu’il est pertinent de produire des captures-écran du site litigieux par exemple, ou qu’il faille nécessairement prouver l’absence de légitimité et de bonne foi du Titulaire.

Captures-écran du site predec.AFNIC.fr de plainte en ligne :

Etape 1 : Données administratives et justification de la plainte

Motif de la plainte :

Etape 2 :  Pièce jointe justifiant de droit de marque ou nom commercial ou tout autre droit revendiqué au titre du Décret

Etape 3 : Validation

Etape 4 : Paiement en ligne

Etape 5 : Confirmation
Fin

Les spécialistes noms de domaine auront probablement le réflexe de donner le maximum d’arguments en leur faveur, ou celle de leurs clients. Néanmoins, cette procédure a été mise en place pour que toute personne intéressée puisse aisément et à moindre coût (c’est-à-dire sans avoir à passer par un avocat ou un conseil spécialisé en plaintes UDRP) faire valoir ses droits sur un nom de domaine en .fr.
Il faut certes un temps de rodage dans la mise en place d’une telle procédure de résolution de litiges. Il faut aussi une transparence totale dans les méthodes employées pour rendre crédible cette procédure et gagner la confiance des titulaires de droits.
Cela participe d’une volonté générale d’épurer le Net et aboutir, pourquoi pas, à terme, à un vrai droit des noms de domaine.

Laëtitia Canezza

Candidat de la LCR aux élections présidentielles de 2002 et de 2007, Olivier Besancenot est un homme politique dont on parle beaucoup en ce moment.

Victime d’espionnage, fiché, mis sur écoute, aux prises (judiciaires) avec SMP Technologies, distributeur français exclusif des pistolets à impulsion électrique dits “Taser”, Mr Besancenot peut également se targuer d’un beau score de prestige en enregistrements noms de domaine:

besancenot2007.org
besancenot2012.com
besancenot2012.fr
besancenot2012.org
olivierbesancenot.com
olivier-besancenot.com
olivierbesancenot.fr
olivier-besancenot.fr
olivierbesancenot.net
olivier-besancenot.net
olivierbesancenot.org
olivier-besancenot.org
etc etc.

S’il fallait cependant ne retenir qu’un des noms de domaine qui lui sont consacrés,nous opterions sans hésiter pour besancenot.su, empreint de nostalgie dans le choix de l’extension et de romantisme dans la signature de l’adresse e-mail de contact: arletteforever@ymail.com.

domain: BESANCENOT.SU
state: REGISTERED, NOT DELEGATED
person: Private Person
…
e-mail: arletteforever@ymail.com
registrar: RUCENTER-REG-FID
created: 2008.09.18

Sylvain Hirsch